PROCESO 007-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 007-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: GOLD GREEN OIL (mixta). Actor: sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA. Proceso interno Nº 2004-0020.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 134, 136 literal b) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0020.

El auto de 25 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1741, de 17 de octubre de 2006, recibido en este Tribunal el 11 de diciembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: Orlando Enrique Londoño Gutiérrez.

b) Hechos

El 16 de agosto de 2000, Orlando Enrique Londoño Gutiérrez presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo GOLD GREEN OIL (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 500 de 24 de enero de 2001, al que no se presentaron observaciones.

Por Resolución Nº 19779, de 13 de junio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro solicitado.

La sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución por considerar que la Superintendencia no tomó en cuenta la similitud “con el registro y la marca comercial GREEN OIL DE COLOMBIA, previamente usado por la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA constituida en julio de 1999”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que el signo solicitado “no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…)” y que “Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y el nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA, previamente usado por la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA, podemos concluir que la marca GOLD GREEN OIL (sic) no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 4 (…) el nombre comercial de mi mandante corresponde a la denominación social GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA., sobre la cual tiene el derecho de uso exclusivo en virtud de haberse dado el primer uso”.

Sostiene que la Superintendencia no tuvo en cuenta que la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA., “fue constituida en julio de 1999 (…). Que el objeto social de la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA, se encuentra directamente relacionado (…)” con los productos de la clase 4 “Que (…) ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde 1999 (…). Que la marca concedida a favor del señor ORLANDO LONDOÑO es similar al nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA de propiedad de mi mandante (…). Que (…) tiene derecho de uso exclusivo su (sic) nombre comercial en virtud de haber sido su primer usuario y por tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña, o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad”.

La actora cita jurisprudencia de este Tribunal referente al nombre comercial y dice que “Con los documentos relacionados en el capítulo de pruebas queda debidamente probado el uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA, desde marzo de 1999, es decir desde antes de la fecha de solicitud de la marca GOLD GREEN OIL (sic) (…)”.

Indica que se violó el artículo 278 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal “por cuanto la división de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas (…). Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 278 de la Decisión 486 y que en el presente caso le asisten a la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. Sostiene que la Resolución Nº 19779 fue expedida “teniendo en cuenta que la misma cumplía con los requisitos de registrabilidad dispuestos en la normativa supranacional (…)”.

La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice que “Efectuado el estudio de registrabilidad de la marca GOLD GREEN OIL (mixta) para distinguir productos de la clase 4, conforme a lo señalado en precedencia, se concluyó que reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca (…)” en consecuencia “la Superintendecia (…) resolvió conceder el registro de la marca GOLD GREEN OIL (mixta) para la clase 4”. Por lo que no se violó el artículo 134 de la Decisión 486 como afirma la demandante.

Sobre la violación del artículo 136 literal b) de la mencionada Decisión dice que “Debe tenerse presente que el nombre comercial que sirve de fundamento para la presente acción, cuyo uso se alega es anterior a la solicitud de registro de la marca GOLD GREEN OIL (sic), no se encontraba depositado ante esta Superintendencia para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad como tampoco para el momento en que se concedió el registro de la misma. Adicionalmente, quien alega ser titular de dicho nombre comercial no presentó oposición dentro del trámite de registro marcario ni los recursos dentro de la vía gubernativa (…) si bien el depósito de los nombres comerciales ante la Superintendencia (…) es meramente declarativo, en tanto que el derecho sobre éstos se adquiere por el uso, conforme a lo previsto en el artículo 191 de la Decisión 486 (…), sólo le es dado a esta entidad conocer los nombres comerciales que han sido aquí depositados. Por consiguiente corresponde a quien alega tener mejor derecho sobre un signo distintivo probarlo dentro del trámite de registro (…)”.

Finalmente dice, “se evidencia claramente que quien afirma ser titular de un nombre comercial debe acreditarlo, de manera que no basta la denominación o razón social que conste en la escritura de constitución de la sociedad o el certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio”.

ORLANDO ENRIQUE LONDOÑO GUTIÉRREZ, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo que con la emisión de la Resolución 19779, la Superintendencia no violó el artículo 134 de la Decisión 486, antes 81 de la Decisión 344, toda vez que “GOLD GREEN OIL (sic), clase 4 Internacional es PERCEPTIBLE, SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO y SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA, y no se encuentra incurso en las...