PROCESO 178-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 178-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: NILIT LTDA.

Marca: “POLYNIL” (nominativa).

Expediente Interno N° 2003-0144.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 30 de octubre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2006.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad NILIT LTDA.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: Basf Química Colombiana S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad NILIT LTDA. a través de Agente Oficioso, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución Nº 08792, de 20 de marzo de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual se resolvió: NEGAR el registro del signo POLYNIL (NOMINATIVA), solicitado por la sociedad NILIT LTDA., para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución Nº 24775, de 31 de julio de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual al resolver el recurso de reposición, decidió: Confirmar la Decisión contenida en la resolución Nº 08792 y conceder el recurso de apelación interpuesto.

   - Resolución Nº 32611, de 10 de octubre de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual al decidir el recurso de apelación interpuesto resolvió: Confirmar la Resolución Nº 08792, quedando así agotada la vía gubernativa.

   Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que se conceda el registro del signo “POLYNIL”, Clase 1, y que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 22 de abril de 1998, la sociedad NILIT LTDA., solicitó el registro del signo nominativo “POLYNIL”, para amparar productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. [1]

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 464, de 21 de agosto del año 1998; y, no se presentaron observaciones al registro solicitado.

      - El 20 de marzo de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 08792, mediante la cual se resolvió negar el registro del signo “POLYNIL” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza., por considerar que la marca solicitada es confundible con la marca registrada “POLYMIN”, Clase 1, perteneciente a la sociedad Basf Química Colombiana S.A.

      - Contra la resolución emitida la sociedad NILIT LTDA. interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación.

      - El 31 de julio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, expidió Resolución Nº 24775, mediante la cual al resolver el recurso de reposición decidió confirmar la decisión contenida en la resolución Nº 08792 y concedió el recurso de apelación interpuesto.

      - El 10 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 32611 decidió el recurso de apelación interpuesto y resolvió también confirmar la decisión contenida en la resolución Nº 08792, quedando así agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      NILIT LTDA., sociedad domiciliada en Migdal Haemek (Israel), a través de Agente Oficioso, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho:

      Refiere la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, transcribiendo la norma y añadiendo que el signo solicitado está compuesto por el término “POLY” que es un radical, a su decir, común a muchas marcas de la Clase 1 Internacional; y, asevera también que “Si el radical ‘POLY’, hace parte de gran cantidad de marcas de la clase primera y de diferentes titulares, sobre él no se puede reivindicar ningún derecho y por lo tanto dicho radical no puede hacer parte del cotejo marcario, debido a que las marcas que utilizan signos de utilización libre o que reúnen raíces o radicales comunes, que necesitan los empresarios de un determinado sector económico, para evocar un atributo de un producto determinado, son denominadas según la Doctrina, marcas débiles (…)”.

      Observa, por tanto que, “Debido a lo enunciado, es perfectamente registrable la marca POLYNIL, por no ser confundible con la marca POLYMIN, debido a que las desinencias que contienen ambas marcas las hacen completamente diferentes, ya que si la expresión MIN evoca en el público consumidor la idea de minería, por ser la abreviatura usual que utiliza el diccionario español para designar dicha actividad, o el resultado de la misma, lo que hace que dicha expresión tenga una directa relación con la Clase 1 Internacional, para el caso de la desinencia NIL, la misma no evoca en el público consumidor ninguna idea o concepto, lo que hace que dicha expresión sea de fantasía.”

      Indica finalmente que “el radical POLY al igual que el radical POLI que hace parte de las marcas de los diferentes titulares ya enunciadas, no es susceptible de ser apropiado por ninguna persona natural o jurídica, debido a que el mismo proviene de la raíz griega ‘POLI’ que significa ‘mucho’, o ‘pluralidad o abundancia’ de donde se derivan términos en español como ‘POLIFÁSICO’ o ‘POLIMORFO’, ‘POLIURIA’ (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Realiza un análisis sobre los requisitos de registrabilidad, conforme a lo sentado por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 15-IP-96 y 1-IP-87.

      Asevera que “Si bien el signo POLYNIL es susceptible de representación gráfica, contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados POLYNIL (solicitada) para productos de la clase 1 y POLYMIN (registrada) para distinguir productos comprendidos en la clase 1, resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

      Al señalar la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 indica que “Tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la oficina nacional competente en los actos administrativos acusados, entre la marca ‘POLYNIL’, clase 1 (solicitada) es semejante a la marca registrada con anterioridad ‘POLYMIN’ clase 1, cuyo titular es la Sociedad Basf Química Colombiana S.A., una vez efectuado el examen de conjunto se concluyó que existen similitudes en los aspecto (sic) gráfico, ortográfico y fonético que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos y afectaría la libre escogencia de los mismos”.

      Con respecto a la relación de productos advierte que “La coexistencia de los (sic) marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘POLYNIL’ comprende los mismos productos de la clase 1 que ampara la marca registrada ‘POLYMIN’.”

      Concluye manifestando que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (…), no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad Basf Química Colombiana S.A...