PROCESO 177-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 177-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: Sociedad WARNER – LAMBERT COMPANY.

Marca: “NEURALIN”.

Expediente Interno N° 1543-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 30 de noviembre de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: WARNER – LAMBERT COMPANY.

   La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. (México).

2. Acto demandado

   La firma WARNER LAMBERT COMPANY impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 1227-2001/TPI-INDECOPI, de 7 de septiembre de 2001, que confirma la Resolución Nº 3840-2001/OSD-INDECOPI, de 16 de abril de 2001, y en consecuencia, otorgó el registro del signo “NEURALIN” a favor de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. (México), para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 16 de agosto de 2000, la firma PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. (México) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo “NEURALIN”, en la Clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

2. El 13 de noviembre de 2000, la firma WARNER – LAMBERT COMPANY formuló observación contra la solicitud de registro en base a la marca “NEURONTIN”, que ampara productos también de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

3. El 8 de enero de 2001, la firma PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. (México) absolvió el traslado de la observación, expresando que la misma debe ser declarada inadmisible porque carece de fundamento o sustento.

4. El 16 de abril de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 3840-2001/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundada la observación formulada y otorgó el registro solicitado.

5. El 30 de abril de 2001, la firma WARNER – LAMBERT COMPANY interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada.

6. El 7 de septiembre de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 1227-2001/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución Nº 3840-2001/OSD-INDECOPI.

7. La firma WARNER – LAMBERT COMPANY interpuso demanda de impugnación, en contra de la resolución últimamente emitida.

8. El 4 de febrero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda incoada por WARNER – LAMBERT COMPANY.

9. El 20 de abril de 2005, WARNER – LAMBERT COMPANY interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

10. El 18 de noviembre de 2005, la Fiscalía Suprema de lo Contencioso Administrativo de Lima opina que se confirme la sentencia apelada.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

    La firma WARNER – LAMBERT COMPANY presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

    a) Que, la marca registrada a favor de Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. de México, que consta de la denominación NEURALIN, no reúne los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic) y por tanto, está incursa en la prohibición al registro de una marca, la que se encuentra tipificada en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión 486 (…).

    b) Que, la marca “NEURALIN” de propiedad de Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. de México, a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y por tanto sumamente confundible con la marca registrada “NEURONTIN” de propiedad de mi mandante WARNER LAMBERT COMPANY.

    c) Que, la marca “NEURALIN”, ha sido formada en base a la marca registrada con anterioridad “NEURONTIN” de propiedad de mi representada. Obsérvese que ambas marcas están formadas por diferentes números de letras, vale decir que la marca de mí (sic) representada, “NEURONTIN”, tiene nueve letras y la solicitada tiene ocho letras.

    d) Que, no se ha tenido en cuenta que es el comienzo de las palabras, por lo general, lo que determina la impresión fonética de los signos. Por lo tanto, la parte más importante y que confiere la distintividad de una marca la constituyen las letras iniciales, que en el presente caso, (…) son idénticas.

    e) Que, al coexistir en la misma clase 5 dos productos con marcas tan parecidas como “NEURONTIN” (registrada) y “NEURALIN” (solicitada), en un país como el nuestro pluricultural y plurilinguístico, y en donde además el público en su gran mayoría tiende a la automedicación, las posibilidades de que se originen confusiones y equívocos (incluso podrían tener lamentables consecuencias) son bastante altos”.

    c) Contestaciones a la demanda

    El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, da contestación a la demanda.

    Sobre la inconsistencia de la demanda asevera que “(…) la resolución impugnada ha sido expedida sin incurrir en ninguna causal de invalidez o ineficacia”.

    Sobre la rigurosidad del examen comparativo de los signos en conflicto cita algunas párrafos constantes en la resolución administrativa impugnada, quedando, a su decir, “demostrado en consecuencia que, contrariamente a lo que sostiene la empresa demandante, el examen comparativo efectuado por la autoridad administrativa fue riguroso”.

    Señala, asimismo, que el examen comparativo fue aún más riguroso tratándose de signos que amparan productos idénticos y especialmente farmacéuticos.

    Sobre las semejanzas de las marcas en conflicto indica que el INDECOPI “apreció que, a pesar de la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos mismos o al origen empresarial”.

    Finalmente, sostiene que “[l]a resolución administrativa impugnada no ha incurrido en ninguna causal que determine su invalidez o ineficiencia, motivo por el cual esta demanda debe ser desestimada, condenando a la empresa demandante al pago de costas y costos”.

    d) Tercero interesado

    La firma PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. (México), considerada tercero interesado en este proceso, en su contestación a la demanda sostiene que la demanda debe ser rechazada por improcedente ya que “(…) de la revisión de todos los argumentos de la accionante no se aprecia fundamento alguno que demuestre que la resolución impugnada contiene alguna causal de nulidad. Tal como se podrá comprobar, la recurrente sólo se ha limitado a repetir los mismos argumentos expuestos en el procedimiento administrativo”.

    Asevera que el examen comparativo practicado por la instancia administrativa ha sido realizado con el rigor suficiente y que “(…) la parte accionante no puede afirmar válidamente que el examen comparativo entre los signos materia de litis no haya sido realizado con la rigurosidad requerida en el caso de productos que tiene que ver con la salud de los consumidores”.

    Sostiene que el signo solicitado “NEUROLIN” y la marca registrada “NEURONTIN” no son confundibles entre sí por la simple coincidencia parcial de algunas de sus letras y que la instancia administrativa luego de un examen comparativo “determinó, con buen criterio técnico, que las marcas NEUROLIN y NEURONTIN pueden coexistir en el mercado sin causar confusión en el público”.

    Finalmente, asevera que “(…) ambas marcas son perfectamente diferenciables tanto entre los competidores del sector (productos farmacéuticos), como por el público consumidor o clientela de cada una por lo que el registro de la marca solicitada, tampoco produciría situaciones de error o confusión en nuestro país, en donde, al igual que en México, hablamos el mismo idioma”.

    CONSIDERANDO:

    1. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2006.

    2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser...