PROCESO 179-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 179-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 82, literales a), c), d) y e), de la mencionada Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2001-0250. Actor: Sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Marca: MUEBLES & ACCESORIOS (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA.

Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. solicitó el 31 de mayo de 1999, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 99 033.621. El signo solicitado es el siguiente:

   2. Después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 14538 de 30 de junio de 2000, negó el registro del signo mixto MUEBLES Y ACCESORIOS, ya que consideró que dicho signo carecía de distintividad.

   4. Contra esta decisión la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 24157 de 28 de septiembre de 2000, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución N° 14538 de 30 de junio de 2000 y concedió el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 34296 de 28 de diciembre de 2000, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando el acto recurrido.

   7. El 3 de agosto de 2001, la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA, mediante apoderado, presentó ante el Consejo de Estado de la República Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos anotados anteriormente.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad actora sustenta su demanda en los siguientes argumentos:

   1. El signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS es perfectamente distintivo y, por lo tanto, la Superintendencia se equivocó al negar su registro.

   2. La clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza comprende servicios a empresas, publicidad, gestión y administración de negocios comerciales, pero no muebles y accesorios. Por lo tanto, el signo solicitado permite distinguir los servicios que comercializa la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS de los que ofrecen los demás comerciantes. No hay ningún oferente de estos servicios que los brinde genéricamente como muebles & accesorios.

   3. La normativa andina no prohíbe el registro de todas las denominaciones gramaticalmente genéricas, sino que prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones o nombres genéricos, comunes o usuales del producto o servicio de que se trate, lo que no acontece con el signo solicitado. Lo anterior fue acogido por la Superintendencia en anteriores actos administrativos relacionados con el registro del signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS para distinguir servicios de la clase 41.

   4. Suponiendo que el signo solicitado careciera de distintividad, la Superintendencia debió aplicar el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486, ya que según dicha norma se puede registrar como marca un signo que carezca de distintividad si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales aplica.

3. La contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

   1. El signo solicitado carece de suficiente distintividad para ser registrado como marca, ya que se trata de términos débiles, simples y faltos de originalidad para poder ser registrados como marcas. Además, en lugar de distinguir los servicios que se pretenden, lograrán generar confusión entre los consumidores y, en consecuencia, no podrán diferenciarse de otros servicios de similares competidores en el mercado.

   2. El carácter distintivo supuestamente adquirido por el signo solicitado no se demostró durante el trámite adelantado, ya que las pruebas aportadas por el recurrente simplemente indican que se ha hecho publicidad y que la sociedad ha realizado ventas, pero no que el consumidor relacione el signo solicitado con un determinado producto.

   3. La expresión MUEBLES & ACCESORIOS podría dar a entender el tipo de gestión de negocios que identifica.

   4. No es posible sostener la registrabilidad de un signo con base en lo que ya está registrado, ya que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículo 81, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, el tercer inciso de la Disposición Transitoria Primera y los literales e), f) y g), y el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior se interpretará todo el artículo 81 de la Decisión 344, ya que esta norma no contiene literales. Así mismo, se interpretará, de oficio, el artículo 82, literales a), c), d) y e) de la misma Decisión, normativa vigente al momento en que se solicitó el signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS.

   Igualmente, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISION 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate

;

(…)

DECISIÓN 486

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

VII. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos para el registro de marcas.

3. La marca mixta.

4. Los signos genéricos y descriptivos.

5. Signos comunes o usuales a registrarse como marca.

6. Distintividad adquirida o sobrevenida en el régimen de la Decisión 344.

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