PROCESO 176-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 176-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), 102 y 113 de la misma Decisión y del artículo 172 cuarto párrafo y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: SEGURIMAX+logotipo. Actor: CITIGROUP INC. Proceso interno Nº 1902-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 343-2006-SCS-CS, de 22 de septiembre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 30 de octubre de 2006, por el que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Dra. Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1902-2005.

El auto de 30 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 343-2006-SCS-CS, de 22 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: CITIGROUP INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero interesado: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.

b) Hechos

El 1 de septiembre de 1999, CITIGROUP INC. solicita la nulidad del registro de la marca de producto SEGURIMAX y logotipo que distingue impresos, papelería, talonarios, chequeras, tarjetas y demás productos de la clase 16, con base en la notoriedad de su marca “figura de un paraguas” con la cual se identifica tanto a la empresa misma como a los servicios y productos de las clases 36 y 16.

Por Resolución Nº 5871-2000/OSD-INDECOPI, de 17 de mayo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADA la acción de Nulidad interpuesta por CITIGROUP INC. (…) contra el registro de la marca de producto SEGURIMAX y logotipo (…)” por considerar que “la empresa CITIGROUP INC., no logró acreditar en autos, que la marca constituida por la figura de un paraguas, ostentaba la calidad de notoriamente conocida, al momento en que se otorgó en nuestro país, el registro de la marca SEGURIMAX y logotipo, a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (…)”.

El 12 de junio de 2000, CITIGROUP INC. interpuso recurso de reconsideración contra la resolución Nº 5871-2000/OSD-INDECOPI, de 17 de mayo de 2000. De acuerdo al procedimiento interno, la reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada.

Por Resolución Nº 910-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de enero de 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por CITIGROUP INC. (…)”. Contra dicha Resolución CITIGROUP INC. interpuso recurso de apelación, el que por Resolución Nº 1245-2001/TPI-INDECOPI, de 10 de septiembre de 2001, decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 910-2001/OSD-INDECOPI (…) y, por sus efectos, la Resolución Nº 5871-2000/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad (…)”. Contra las citadas resoluciones la actora interpuso demanda contencioso administrativa, ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que, por providencia de 8 de febrero de 2005, declaró infundada la demanda, lo que motivo que CITIGROUP INC. interpusiera recurso de apelación.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, al conocer la apelación consideró que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 literales d) y e) y del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…), y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”.

De los anexos incluidos en el expediente se desprende que el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, solicitó el registro del signo SEGURIMAX y logotipo el 26 de marzo de 1998, el cual fue concedido el 18 de junio de 1998. De acuerdo a la Resolución Nº 1245, Citigroup Inc. “solicitó, con fecha 2 de febrero de 1999, el registro de la marca constituida por la denominación CITIGROUP, en letras características, y a su extremo derecho el diseño de paraguas (…)” para distinguir productos de la clase 16.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que en el proceso interno de nulidad presentó pruebas que demuestran la notoriedad de su marca en Estados Unidos y que “el Diseño de Paraguas ha sido ampliamente reconocido como símbolo de Citigroup (…)”.

Indica que el Banco de Crédito del Perú registró la marca sub-litis con mala fe, que de acuerdo a la Resolución emitida por el INDECOPI “procede la mala fe quien en el Perú conociendo que una marca de prestigio pertenece a un tercero, se apropia de ella para impedir que los productos o servicios de ese tercero puedan ingresar al país y que el “Banco de Crédito del Perú registró como propia la marca Diseño de Paraguas de Citigroup Inc. para beneficiarse de la reputación de esta marca y para impedir que los productos y servicios de Citigroup Inc. identificados con esta marca puedan venderse u ofrecerse en el país”.

Sobre la confusión de los signos en litigio dice que sólo objetan de la marca de Banco de Crédito del Perú “la inclusión en dicho signo del Diseño de Paraguas, marca característica de Citigroup Inc.” y que “Siendo la marca de Travelers Group Inc. (hoy CITIGROUP) una arbitraria o de fantasía resulta evidente que el Banco de Crédito tuvo que conocer de su existencia, para luego registrarla como si fuera de su propiedad. Adicionalmente debe tenerse en consideración, que tanto Travelers Group, Inc. (hoy CITIGROUP) como su marca Diseño de Paraguas son ampliamente difundidas y gozan de reputación en el mercado internacional. Resulta por lo tanto, evidente que el Banco de Crédito del Perú conociendo de la existencia de Travelers Group, Inc. (hoy CITIGROUP) y de su marca Diseño de Paraguas, decidió registrarla como si fuera de su propiedad”. Manifiesta también que “Es de aplicación la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929” toda vez que “La marca solicitada en el Perú comprende íntegramente el Diseño de la marca registrada en los Estados Unidos de América, por lo que se ha cumplido con el requisito exigido por la Convención Panamericana de Washington cuando ordena solicitar el registro de la marca base de la acción de nulidad en el país donde ésta se interpone”.

También informa que Banco de Crédito del Perú conocía de la existencia de su marca, afirmación que fue reconocida por el propio INDECOPI. La actora también reconoce que la solicitud de su signo Diseño de Paraguas fue solicitado en Perú y que dicha solicitud todavía se encuentra en trámite.

Invoca como normas violadas el artículo 113 literales a) y c) de la Decisión 344.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Sobre la supuesta notoriedad del signo de CITIGROUP INC., manifiesta que la carga probatoria le corresponde a dicha empresa y que de las pruebas presentadas “no resultan suficientes para demostrar un extenso conocimiento y difusión de la marca en cuestión, además que tampoco se ha acreditado el área de promoción de dicha publicidad, siendo que al parecer se circunscriben básicamente en los Estados Unidos de América”, dice que “ni las solicitudes de registro en otros países, ni las publicaciones de revistas, ni los reportes adjuntados constituyen documentación suficiente para acreditar la notoriedad que sostiene la demandante respecto del signo constituido por la figura del paraguas”.

Respecto a la mala fe en la que habría incurrido el Banco de Crédito del Perú, manifiesta que “la actora no ha logrado demostrar que el Banco de Crédito del Perú buscaba aprovecharse del prestigio de la marca extranjera o impedir el ingreso de los servicios o productos identificados con la misma al país, con el registro de la marca SEGURIMAX y figura, requisito indispensable para sostener la existencia de mala fe”.

Sostiene también que no se cumplieron los presupuestos para la aplicación de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, ya que “Citigroup Inc. solicitó el registro de la marca CITIGROUP y figura de un paraguas para distinguir productos de la clase 16 (…) dicha solicitud no fue denegada, como señala, por considerarla confundible con la marca del emplazado, ya que dicho procedimiento aún se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos. Es necesario considerar además que, no se trata del signo constituido por la figura de un paraguas, sino de una marca mixta constituida por la denominación CITIGROUP y la figura de un paraguas”.

El Ministerio de...