PROCESO 194-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 194-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 72, literal a) y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00384 Actor: JESÚS RODRÍGUEZ MURILLO. Marca: “K KEEBER” (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Las partes.

      Demandante: JESÚS RODRÍGUEZ MURILLO.

      Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

      Tercero interesado: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED.

   2. DATOS Relevantes.

1. hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes:

   1. El señor JESÚS RODRÍGUEZ MURILLO solicitó el 24 de junio de 1993, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto K KEEBER para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 93-392979. El signo solicitado es el siguiente:

   2. Después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad REEBOK INTERNATIONAL LIMITED presentó observaciones al registro del signo mixto K KEEBER, con base en la marca mixta REEBOK, registrada para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo registrado es el siguiente:

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 06789 del 28 de febrero de 2002, declaró infundada la observación pero negó el registro del signo solicitado, ya que lo encontró confundible con el signo denominativo KEEBER, registrado para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza bajo el certificado No. 222909, y a nombre de la sociedad RODRIGUEZ & CIA, TENNIS Y CALZADO KEEBER S.C.A.

   4. Contra esta decisión el señor JESÚS RODRÍGUEZ MURILLO y la sociedad REEBOK INTERNATIONAL LIMITED interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   5. El 9 de mayo de 2002, la sociedad REEBOK INTERNATIONAL LIMITED desistió de los recursos presentados.

   6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 03002 del 31 de enero de 2003, aceptó el desistimiento presentado y resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmado el acto recurrido y concediendo el recurso de apelación.

   7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 10705 del 28 de abril de 2003, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando el acto recurrido.

   8. El 12 de septiembre de 2003, el señor JESÚS RODRÍGUEZ MURILLO mediante agente apoderado, presentó ante el Consejo de Estado de la República Colombia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos anotados anteriormente.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

   1. El signo solicitado cumple con los presupuestos del artículo 134 de la decisión 486. Se trata de un signo formado por un todo, que es novedoso, y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos. Cumple plenamente con el supuesto de representación gráfica.

   2. En relación con la marca REEBOK, el signo solicitado desde el punto de vista fonético es totalmente diferente. Su composición, estructura y tiempos, responden a sonidos totalmente diferentes.

      Desde el punto de vista visual tampoco existe riesgo de confusión, ya que los signos son desiguales y el impacto visual no genera confusión porque es muy notoria la diferencia entre los signos.

      Desde el punto de vista conceptual tampoco son susceptibles de confusión, ya que la capacidad distintiva de cada signo está claramente establecida. Además, ambos son signos de fantasía.

      Desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto presentan suficientes diferencias, siendo cada uno propio y original.

   3. En relación con la marca nominativa KEEBER, se debe tener en cuenta que dicha marca figuraba a nombre de una sociedad de la cual es socio el demandante y, además, dicha marca ya le fue traspasada; por lo tanto, el impedimento que inicialmente surgió ya fue superado.

   4. Se debe tener en cuenta que la sociedad REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, que se opuso al registro del signo solicitado, desistió de los recursos de reposición y apelación.

   5. La marca K KEEBER ha coexistido desde hace varios años en Colombia con la marca REEBOK, sin que hasta el momento se hubiere presentado conflicto alguno.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

   • Entre el signo solicitado y la marca mixta REEBOK existen similitudes gráficas y, por lo tanto, el signo solicitado no tiene la distintividad suficiente para cumplir con la función diferenciadora en el mercado.

   Desde el punto de vista del cotejo visual, los signos en conflicto son confundibles. Si bien es cierto que dichos signos contienen elementos ortográficos diferentes, no cabe duda de que la reproducción de elementos gráficos previamente registrados, le resta distintividad a la marca solicitada.

   • Los signos en conflicto presentan similitudes y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores que se verían expuestos confusión.

   2. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

   La sociedad REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, según el oficio 1841, suscrito por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las norma cuya interpretación se solicita son los artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, los artículos 71, 72, literal a), y 73, literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicito el registro como marca del signo mixto K KEEBER.

   Igualmente se interpretará, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 313

   (…)

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 72

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 73

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error

;

(…)

DECISIÓN 486

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)

4. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las...