PROCESO 175-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 175-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT.

Marca: “FASA BODY MILK y etiqueta”.

Expediente Interno N° 1870-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de noviembre de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT.

   La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; la Procuradora Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: FARMACIAS AHUMADA S.A.

2. Acto demandado

   La firma BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT impugnó la Resolución Administrativa Nº 1397-2001/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2001, dictada por el INDECOPI, que resolvió: “REVOCAR la Resolución Nº 4682-2001/OSD-INDECOPI, de fecha 30 de abril de 2001, en el extremo que declaró fundada la oposición de Beiersdorf Aktiengesellschaft en base a su marca NIVEA VISAGE y etiqueta y denegó el signo solicitado, dejándola firme en lo demás que contiene. En consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de productos constituida por la etiqueta rectangular con la denominación FASA BODY MILK, sobre ésta la figura elíptica de silueta humana junto a la denominación FASA en los colores azul, celeste y plomo; conforme al modelo, solicitada por Farmacias Ahumada S.A. (Chile) para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 24 de enero de 2000, la firma FARMACIAS AHUMADA S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo “FASA BODY MILK”, en la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

2. La firma BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT formuló oposición contra la solicitud de registro en base a la marca NIVEA BODY MILK, que ampara productos también de la clase 3; y además, expresó que ha solicitado el registro de la marca NIVEA VISAGE y etiqueta, que protege productos de la misma clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

3. El 30 de abril de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 4682-2001/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundada la oposición formulada y denegó el registro solicitado por FARMACIAS AHUMADA S.A.

4. La sociedad FARMACIAS AHUMADA S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada.

5. El 10 de octubre de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución Nº 1397-2001/TPI-INDECOPI, la cual revocó la Resolución 4682-2001/OSD-INDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos.

6. La firma BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de la resolución últimamente emitida.

7. El 7 de febrero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda incoada por BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT y dispuso que el INDECOPI cancele el registro de la marca FASA BODY MILK, clase 3.

8. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

9. El 24 de noviembre de 2005, la Fiscalía Suprema de lo Contencioso Administrativo opina que se confirme la sentencia apelada, diciendo que “si bien difieren del aspecto denominativo y fonético resulta evidente que ambas figuras causan una impresión visual semejante; motivo por el que su concurrencia en el mercado induciría a error al público consumidor (…)”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

   La firma BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando los siguientes argumentos:

1. Que es titular en varios países de la marca NIVEA BODY MILK. Clase 3.

2. Que ha solicitado, además, el registro de la marca NIVEA VISAGE. Clase 3.

3. Que es titular en el Perú de las marcas derivadas del término NIVEA. Clase 3.

4. Que el signo solicitado es confundible con la marca NIVEA BODY MILK y que no solamente la perjudica a ella sino al público consumidor, “el cual es víctima de engaño cuando adquiere productos de la contraria en la creencia que están vinculados a los productos NIVEA”.

5. Que las marcas en cuestión están destinadas a distinguir los mismos productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello.

6. Que sus marcas están conformadas por la combinación de colores azul, celeste, blanco y plomo, precisamente los colores que reivindica la marca de Farmacias Ahumada S.A.

7. Que la marca NIVEA es muy prestigiosa a nivel mundial y, por tanto, la empresa solicitante de registro (FARMACIAS AHUMADA S.A.) actúa de mala fe por cuanto quiere explotar a su favor y beneficiarse de la reputación de los productos de la marca NIVEA.

   3. Contestaciones a la demanda

      La Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, da contestación a la demanda.

      Señala que “la Resolución determinó que la publicación presentada por la demandante en la que aparece la historia de su marca NIVEA CREME, de la cual se verifica que fue creada en 1991 y se publicita en numerosos países europeos, no resulta relevante dado que en el caso de autos estaba en discusión si el signo solicitado (FASA BODY MILK y etiqueta) resulta confundible con la marca NIVEA VISAGE y etiqueta, dada la combinación y disposición de los colores azul, celeste, plateado o plomo y blanco presentes en las etiquetas de ambos signos”.

      Manifiesta que la resolución materia de impugnación es válida “y concluye razonadamente que no existe similitud entre ambas, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes en el aspecto general de las etiquetas, lo cual las hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia en el mercado”.

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda negándola y contradiciéndola.

      Sostiene en lo fundamental que “(…) efectuado el cotejo de los signos en disputa, se llegó a la conclusión que los aspectos gráficos y fonéticos de los mismos, no inducían a confusión, pues tenían características que permitían su diferenciación”.

      Asevera que la emisión de la resolución administrativa ha aplicado correctamente los criterios correspondientes a la legislación vigente en materia de propiedad industrial, “razón por la cual la demanda incoada contra nuestro Instituto deberá ser declarada INFUNDADA en todos sus extremos”.

      Añade, finalmente, que “los argumentos invocados por la Beiersdorf en torno a la notoriedad de su marca NIVEA, así como el carácter arbitrario de sus marcas registradas resultaban irrelevantes para los fines del procedimiento, pues ni las denominaciones NIVEA, ni VISAGE, estaban contenidas en el signo solicitado por Farmacias Ahumada, por lo que el procedimiento, debía ceñirse a cotejar los elementos gráficos de cada signo”.

   4. Tercero interesado

      FARMACIAS AHUMADA S.A. considerada tercero interesado en este proceso, en su contestación a la demanda sostiene que debe ser declara infundada la demanda interpuesta por BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT.

      Señala que las marcas en controversia no son confundibles; “ya que gráfica, fonética y visualmente las marcas son muy diferentes”.

      Observa, además, que “vistas LAS DOS MARCAS, en forma sucesiva y por cualquier consumidor medio, es imposible confundirlas tal como acertadamente lo estableció la Resolución del Tribunal de INDECOPI”.

      Asevera que “El demandante señala que los colores de sus marcas son iguales a los de la marca de nuestro mandante. Esto no significa que exista confusión ya que la marca de nuestro poderdante tiene otros elementos que le otorgan distintividad...