PROCESO 155-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 155-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84, 102, 104 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera la misma Decisión 486. Actor: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE CHILE. Marca: Universidad Santo Tomás. Proceso interno Nº 8856-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 679-TDCA-1S-8856-ML, sin fecha, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 28 de septiembre de 2006, por el que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito Nº 1 de Quito, República del Ecuador, a través de su presidente Doctor Víctor Terán Martínez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literales d) y f), 226, 243 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 8856-ML.

El auto de 17 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 679-TDCA-1S-8856-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: Universidad Santo Tomás de Chile. Demandados: Corporación de Estudios Académicos CEA y el Ing. Edwin Marchán Carrasco. Los demandados presentaron reconvención en contra de la actora.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda

   Indica la actora que “el 31 de marzo de 1998 la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (de Chile) solicitó al señor Director Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca de servicios ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’ (…) este registro se otorgó el 1 de febrero del 2000 con el número 009-00, y conforme al Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en armonía con el Art. 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el registro de una marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo. En este caso, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (de Chile) adquirió en Ecuador el derecho de propiedad y uso exclusivo sobre la denominación ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’, con la cual se identifica plenamente a la prestigiosa Universidad de Chile (…)”. Indica también que esta marca distingue servicios relacionados con la educación en universidades; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, comprendidas en la clase internacional Nº 41.

   Al referirse a la infracción a los derechos de propiedad intelectual, informa que “actualmente y desde mas (sic) o menos dos años, a través de una auto denominada (sic) ‘universidad’ se ofrece carreras universitarias, usando ilegalmente la marca registrada ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’. Con el agravante de que esa ‘universidad’, no cuenta con la aprobación legal para su funcionamiento por lo que se presentó la denuncia correspondiente ante el Consejo Nacional de Educación Superior” y que dicha universidad, denominada por la demandante como Universidad Santo Tomás de Quito, representada por Edwin Marchán Carrasco y por la Corporación de Estudios Académicos CEA “quienes con pleno conocimiento de que se encuentra registrada la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (…) vienen usando idéntico signo para distinguir el mismo servicio”.

   Sobre el supuesto uso del signo Universidad Santo Tomás de Quito, dice: “El inicio del uso de la denominación UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, por parte de los demandados, fue aparentemente a partir de algún mes de 1999. Pero lo que los demandados no quieren reconocer es que, nuestra representada la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE, solicitó el registro de la denominación UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, en marzo 1998; es decir, mucho antes que los infractores empiecen a usarla, esto implica a favor de nuestra mandante un derecho de prioridad en la obtención del registro de la marca (…). De lo que se desprende que, la prueba del uso de supuesto nombre comercial le corresponderá en esta causa, a los demandados (…)”. Alega además que la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE es notoriamente conocida en Chile y en otros países del mundo, por lo que “los demandados han realizado un uso ilegal e ilegítimo de una marca notoria, actuación que la siguen practicando hasta la actualidad”.

   Al referirse al artículo 155 de la Decisión 486, dice que los demandados se circunscriben a dicho artículo, alegando: “

1. USO ILEGAL EN EL COMERCIO DE UN SIGNO IDÉNTICO A UNA MARCA REGISTRADA (…) b) EL USO ILEGAL DE LA DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, CAUSA COMFUSIÓN AL (sic) LOS CONSUMIDORES (…) c) USO ILEGAL DE UN SIGNO IDENTICO (sic) PARA SERVICIOS IDÉNTICOS (…) d) USO ILEGAL DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DE LA MARCA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS”. Agrega que “La Decisión 486, al igual que la anterior Decisión 344, protege los signos notoriamente conocidos del uso ilegítimo (…). En este sentido el artículo 226 de la Decisión 486, ha determinado que se entiende por uso ilegítimo (…).

   También hace referencia a la dilución de la fuerza distintiva de la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS y dice: “se produce por los actos realizados por los demandados, puesto que, si hasta el momento la actividad académica realizada por la orden dominica tiene gran prestigio, es precisamente porque ha sido realizada con celo y gran rigurosidad científica y ética, situación que no se puede asegurar en manos de personas ajenas a la filosofía tomista y que ninguna relación tienen con ella”. Manifiesta también que los actos realizados por los demandados constituyen actos de competencia desleal.

   Finalmente solicita que “se disponga el cese definitivo de los actos violatorios al derecho de propiedad industrial de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE (…) Que se disponga que los demandados paguen a nuestra mandante, la suma de US$. 150.000 dólares americanos, en concepto de indemnización de daños y perjuicios (…)”.

3. Audiencia pública de conciliación

   En la Audiencia pública de conciliación, llevada a cabo el 31 de agosto de 2005, se tiene:

   Contestación a la demanda

   El representante del Ing. Edwin Marchán Carrasco, indica que no conciliará y da contestación a la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada (…) alego las siguientes excepciones: 1. Ilegitimidad de personería activa de la Universidad Santo Tomas (sic) de Chile (…). 2. ilegitimidad de personería del Procurador Judicial (…). 3. El titulo (sic) que sustenta la presente demanda la marca de servicios 09/2000DNPI, protege la educación universitaria contrariando los artículos 74 y 75 de la Constitución y artículo 4 de la Ley Superior establece que las Universidades son instituciones privadas sin fines de lucro, y tal particular lo declaró el Tribunal Constitucional dicha Resolución se publicó en el Registro Oficial por lo que constituye Ley de la República, la Resolución es la No. 2002-RA y el Registro Oficial es el No. 18 del 10 de febrero del 2003. 4. inadmisibilidad de la tutela No. 091-2001 y litispendencia sobre el trámite. 5. Los fundamentos de derecho son inaplicables, la ley protege marcas de servicio, marcas de producto, nombres comerciales, patentes de invención y obtenciones vegetales que sean armónicas con la ley, esto es sobre registros legítimamente emitidos y que no hayan sido declarados inconstitucionales por el Tribunal. 7. alego cualquier documento, titulo (sic) o registro que sea contrario a la ley, es inaplicable (…). Rechaza la demanda y plantea reconvención.

   Al referirse a los hechos, primero hace un recuento histórico de las Universidades, también argumenta que “La Corporación de Estudios Académicos entidad sin fines de lucro consideró adecuado crear una universidad y para lo cual presentaron a la Secretaría...