PROCESO 191-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 191-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 93, y de oficio, 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a los solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el Proceso Interno Nº 04-2006. Actor: PROCAPS S.A. Marca: PHARMA PRENAVIT.

EL TRIBUNAL DE JSUTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 426-2006-SCS-CS, de 2 de noviembre de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 04-2006.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 30 de noviembre de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es PROCAPS S.A.

   Se demanda a INVERSIONES TRANSGLOBAL S.A. y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

2. Determinación de los hechos relvantes

1. Hechos.

   El 19 de julio de 1995, Inversiones Transglobal SA. (Panamá) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos el registro del signo PHARMA PRENAVIT para distinguir productos vitamínicos y dietéticos para terapia nutricional, exclusivamente, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

   En abril 17 de 1996, Procaps SA. (Colombia) al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Decisión 344, formuló observación manifestando ser titular (debió decir solicitante prioritario) de la marca PRENAVIT en la República de Colombia, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

   Mediante Resolución N° 7644-96-INDECOPI/OSD de 2 de julio de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación interpuesta y otorgó el registro solicitado. Indicó que la observante no ha acreditado ser titular en Colombia de la marca PRENAVIT, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, no efectuó el examen comparativo entre los signos en conflicto. Realizado el examen de registrabilidad, determinó que el signo solicitado no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones para acceder al registro.

   El 30 de julio de 1996, Procaps SA. interpuso recurso de apelación manifestando que la solicitante en forma sucesiva pretende el apoderamiento indebido de marcas previamente registradas o solicitadas por su empresa, tales como PHARMA DECAVIT y PHARMA GESTAVIT, lo cual sucede también con su marca PRENAVIT, de cuya preexistencia la solicitante ya tenía conocimiento previo que, por lo tanto, actúa sin lealtad ni buena fe.

   Mediante proveído de 16 de marzo de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual, en uso de la facultad conferida por el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo 02-94-JUS, solicitó a la observante que acredite su interés económico real y actual de incursionar en el mercado local con la marca sobre la cual sustenta su observación.

   En mayo 5 de 2000, Procaps SA. presentó documentos destinados a absolver el mandato de fecha 16 de marzo de 2000, tales como copia del Testimonio de Constitución de Unimed del Perú S.A., copia del Convenio de Representación y Distribución celebrado entre Procaps SA. y Unimed del Perú SA., y autorizaciones otorgadas por Procaps SA. a favor de Unimed del Perú SA. para el registro de sus marcas GESTAVIT, BETABLAND y ÁLERCET.

   Mediante proveído de 25 de enero de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 147 de la Decisión 486, requirió nuevamente a Procaps S.A. acreditar un interés real de incursionar en el mercado local con la marca que le sirve de base para su oposición.

   En febrero 9 de 2001, Procaps S.A. presentó copia simple de la solicitud de registro de la marca PRENAVIT, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, presentada en el Perú con fecha 6 de febrero del 2001 bajo el expediente Nº 122973.

   El 27 de abril de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emite la Resolución N° 431-2001/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirma la resolución de primera instancia.

   PROCAPS S.A., el 5 de junio de 2001, formula demanda contencioso administrativo ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la cual es resuelta mediante sentencia de fecha 25 de agosto de 2005, que declara fundada la demanda y por lo tanto, nula la resolución administrativa impugnada.

   INDECOPI, con fecha 21 de octubre de 2005, formula apelación de sentencia.

2. Fundamentos de la Demanda.

   La demandante argumenta ser titular del registro de la marca PRENAVIT en Colombia, y por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 de la Decisión 344, alega tener legítimo interés para oponerse.

   De otro lado, alega mala fe de la empresa solicitante y evidente similitud entre los signos sub litis (PRENAVIT y PHARMA PRENAVIT), por lo que no procedería el registro de la marca solicitada.

3. Contestación a la Demanda.

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y argumenta su inconsistencia.

   Señala que la demandante no cumplió con acreditar oportunamente su legítimo interés para observar el registro de la marca PHARMA PRENAVIT. Asimismo, que la mala fe alegada no fue probada en el expediente administrativo, por lo que no corresponde alegarla en la etapa judicial.

   Finalmente, alega haber emitido la resolución impugnada cumpliendo con todos los requisitos de forma y de fondo para su validez y eficacia, no habiendo incurrido en causal de nulidad alguna.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, los artículos 81 y 83 literal a) de la misma Decisión.

   DECISIÓN 344

   (…)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   Art. 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

   A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el...