Proceso 186-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 186-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 172, 190, 191 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, todo ello con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Proceso Interno Nº 2002-428. Actor: Industria Colombiana de Logística y Transporte LTDA. Marca: COLTRANS.

EL TRIBUNAL DE JSUTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1744, de 17 de octubre de 2006, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 134, 136 literal b), y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002-428.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 30 de noviembre de 2006.

1. Las Partes

   La parte actora es INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA.

   Se demanda a la Nación Colombiana, al Ministerio de Desarrollo, y a su adscrita a la Superintendencia de Industria y Comercio. Se tiene como tercer interesado a COLTRANS LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   Con fecha 13 de agosto de 1991, la sociedad COLTRANS LTDA, presentó solicitud de registro del signo COLTRANS (MIXTO), para distinguir servicios de la clase 39. (transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes), dicha solicitud fue concedida mediante Resolución Nº 16008 de fecha 20 de abril de 1994, otorgándole el Registro Nº 160239.

   Con fecha 7 de marzo de 2000, la sociedad COLTRANS LTDA, presentó solicitud de registro del signo COLTRANS (MIXTO), para distinguir servicios de la clase 35 (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina) de la Clasificación Internacional. Dicha solicitud fue concedida mediante Resolución Nº 08357 de fecha 23 de marzo de 2001 y se le otorgó el Registro Nº 244237.

   La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LTDA. ICOLTRANS LTDA., con fecha 13 de noviembre de 2002, demanda la nulidad de ambas resoluciones por contravenir a su legítimo derecho respecto del nombre y enseña comercial ICOLTRANS LTDA.

2. Fundamentos de la Demanda.

   Señala la actora que la autoridad administrativa viola la norma comunitaria, en el caso de la marca COLTRANS en clase 39, los artículos 81 y 83 literal b) de la Decisión 344, y respecto de la marca COLTRANS en clase 35, los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486; ya que estos no son suficientemente distintivos, y además confundibles con el signos distintivo de su titularidad. Señala ser titular del nombre comercial ICOLTRANS y asimismo, poseer el derecho de uso exclusivo del mismo.

   Para ello, agrega que el objeto social de su empresa es: “la explotación de la actividad transportadora terrestre en todas sus manifestaciones, en vehículos propios, afiliados o recibidos en arrendamiento o en administración”.

3. Contestación a la Demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Señala que los actos emitidos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido por las normas legales vigentes, ya que se ajustaron debidamente al trámite que éstas establecen.

   En cuanto al derecho de la actora respecto de su nombre comercial, señala que no aparece acreditado en el expediente que la actora haya realizado trámite alguno del cual se pueda inferir que la Superintendencia debió tener conocimiento de la existencia de su nombre comercial, y que tampoco se dan las condiciones que permitan calificar a éste como uno notorio, por lo que no puede exigírsele la protección del mismo.

   A estos argumentos, agrega en su contestación COLTRANS LTDA (actual COLTRANS S.A.), que obtuvo su inscripción en escritura pública con fecha 25 de enero de 1988, y registró su marca COLTRANS en clase 39 con fecha 20 de abril de 1994; mientras la empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA, agregó la sigla ICOLTRANS LTDA mediante modificación de escritura de fecha 22 de octubre de 1996. En este sentido, no puede haber violación de las normas comunitarias, ya que posee el derecho preferente sobre el signo COLTRANS.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal b) de la Decisión 344; sin embargo, no se interpretarán los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486, por no estar vigentes al momento de la presentación de la segunda solicitud, ni del 278 de la misma Decisión por no ser pertinente al caso, y de oficio, procederemos a interpretar el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 128 de la Decisión 344. Todo ello en virtud a que son dos registros de marcas los que son objeto de nulidad en el proceso sub materia. Uno de ellos iniciado en vigencia de la Decisión 85, y el otro en vigencia de la Decisión 344.

   De otro lado, dado que la demanda de nulidad de ambos registros marcarios fue presentada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde interpretar la Disposición Transitoria Primera y el artículo 172 de dicha Decisión.

   Asimismo, toda vez que en el proceso interno, el accionante intenta la nulidad de dos registros marcarios con base en el derecho de un nombre comercial, y que es en el proceso de vista que intenta la reivindicación de dicho derecho, la protección de dicho nombre comercial está regida por lo establecido en la norma vigente al momento de iniciado el proceso de nulidad, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; por tanto, se interpretarán también los artículos 190 y 191 de la Decisión 486.

   DECISIÓN 85

   (…)

   Art. 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

   (…)

   DECISIÓN 344

   (…)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   (…)

   b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

   (…)

   Art. 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

   (…)

   DecisiOn 486

   (…)

   Art. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

   La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

   Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

   No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

   Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

   (…)

   Art. 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

   Art. 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

   (…)

   Disposición Transitoria Primera

   Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con...