PROCESO 170-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 170-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Marca: UBS+logotipo. Actor: sociedad UBS A.G. (Suiza). Proceso interno Nº 2408-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 369-2006-SCS-CS, de 6 de octubre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 30 de octubre de 2006, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Dra. Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2408-2005.

El auto de 22 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 369-2006-SCS-CS, de 6 de octubre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: UBS AG (Suiza). Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero interesado: United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos).

2. Hechos

   El 23 de septiembre de 1998 UBS AG (Suiza) solicitó el registro como marca del signo UBS escrita en letras características y la figura estilizada de tres llaves entrecruzadas para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. El 2 de octubre de 1998, UBS AG presentó copia del certificado de registro de la marca UBS y logotipo en base a la cual reivindica prioridad. Una vez publicada la solicitud, el 9 de abril de 1999, United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos), presentó observación al registro del signo UBS (mixto), con base al registro previo de la marca UPS (nominativa), que, también, distingue servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Por Resolución Nº 2976-2000/OSD-INDECOPI, de 14 de marzo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado. Contra dicha Resolución, el 5 de abril de 2000, UBS (Suiza) interpuso recurso de apelación. El 3 de mayo de 2000, United Parcel Service of America, Inc., absolvió el traslado de la apelación, el recurso fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI por Resolución Nº 1136-2000/TPI-INDECOPI de 9 de octubre de 2000 que decidió “CONFIRMAR la Resolución 2976-2000/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto UBS y logotipo solicitado por UBS AG”.

   UBS AG presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú contra las anteriores Resoluciones, la que por sentencia de 23 de agosto de 2005, declaró “FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por UBS AG (…)”. Contra dicha sentencia el INDECOPI interpuso demanda de apelación, motivando que por providencia de 18 de agosto de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú considere que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 inciso a) de la Decisión (…) 344, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora, en demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, sostiene que el signo distintivo UBS identifica desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo, la cual está reconocida en el territorio peruano como Banco de primera categoría.

   Fundamenta su demanda en la violación de las normas del Convenio de París y dice: “A efectos de evaluar la registrabilidad de la marca denominativa UBS, nuestra empresa solicitó expresa y formalmente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. De acuerdo con este tratado internacional, las autoridades nacionales están obligadas a seguir determinados criterios al evaluar una marca registrada en el extranjero. No obstante nuestro pedido expreso y violando un tratado internacional, el Tribunal del INDECOPI denegó nuestra marca UBS sin tomar en consideración lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del convenio antes mencionado (…)”. Indica que: “No estamos ante una violación meramente accesoria a un tratado internacional, todo lo contrario, estamos ante una resolución administrativa emitida al margen de las circunstancias de hecho que acreditan la coexistencia de las marcas en conflicto en todo el mundo y la ausencia de riesgo de confusión para los consumidores”. Además, indica: “Enfrentamos una resolución administrativa que deniega la marca de una institución bancaria suiza –ubicada entre las más importantes del mundo- por considerarla confundible con la marca UPS, decisión que no toma en consideración que las marcas en conflicto tienen un poder distintivo debido a su prolongada coexistencia, antigüedad en el mercado y uso efectivo entre los consumidores”. Argumenta que las operaciones de la empresa United Parcel Service of America Inc. en el envío de paquetes y mensajería es tan famosa como la marca UBS vinculada a la banca, que no causa confusión entre los consumidores.

   Sobre la coexistencia pacífica entre marcas a nivel internacional, dice: “la naturaleza de las operaciones permite que ambas marcas estén presentes en los más importantes mercados del mundo entero, lugares donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores”. Además argumenta que “cuando dos marcas...