PROCESO 166-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 166-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 135, literales e) e i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134 y 135, literales a) y g), de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-0132. Actor: Sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. Marca nominativa: “PLANET COLA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el diecisiete de noviembre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: Sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC. solicitó el 29 de octubre de 2003, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo denominativo PLANET COLA para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas); solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 03-96178.

   2. Después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. se opuso al registro como marca del signo PLANET COLA, con base en el siguiente argumento:

      (…) la expresión PLANET COLA consiste en la combinación de un término genérico (de uso común) y un término descriptivo, por lo cual carece de la distintividad necesaria para ser registrada como marca.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 18011 del 30 de julio de 2004, declaró infundada la oposición mencionada y concedió el registro del signo denominativo PLANET COLA.

   4. Contra esta decisión la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 24829 de 30 de septiembre de 2004, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución N° 18011 de 30 de julio de 2004 y concedió el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 29041 de 26 de noviembre de 2004, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando el acto recurrido.

   7. La sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A., mediante apoderado, presentó ante el Consejo de Estado de la República Colombia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos anotados anteriormente.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad actora sustenta su demanda en los siguientes argumentos:

   1. El signo solicitado consiste exclusivamente en dos términos irregistrables y carece de otras expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad, por lo siguiente:

      La palabra COLA se convirtió en una designación de uso común y genérica para bebidas gaseosas. Existen varios artículos médicos, recetas de cocina y monografía que así lo evidencian. Existe, inclusive, el libro “La Guerra de las Colas”, cuyo autor es Roger Enrico, quien fue presidente de Pepsi, y su tema es la pugna entre dos grandes fabricantes de bebidas gaseosas, Coca – Cola y Pepsi – Cola.

      El término PLANET es descriptivo para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, la expresión PLANET indica que las bebidas son vendidas en todo el planeta, que equivale a decir en todo el mundo, lo cual claramente describe, o pretende describir, una de las características del producto.

      Por otra parte, la expresión PLANET también constituye una expresión laudatoria, toda vez que indica que se trata de bebidas que tienen una amplia aceptación y difusión. Indicar que una bebida es vendida o aceptada en todo el planeta, constituye una alabanza de la misma.

   2. Para que la combinación de términos genéricos y descriptivos pueda dar como resultado una expresión distintiva, se requiere que la expresión resultante tenga una significación distinta y se convierta en una expresión caprichosa o de fantasía. Para el caso en concreto, decir que PLANET y COLA constituyen una expresión distintiva, es como decir que se puede permitir el registro de GASEOSA VENDIDA EN TODO EL MUNDO.

   3. El signo solicitado viola el articulo 135, literal i), de la Decisión 486, ya que puede engañar a los medios comerciales o al público, toda vez que el empleo de la palabra PLANET lleva a que se atribuyan al producto unas determinadas características de aceptación universal. Las bebidas de la clase 32 son productos de consumo masivo, dirigidas a un público consumidor medio, que puede asumir que es una bebida consumida en todo el mundo.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   • El signo solicitado como marca no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 y, en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca.

   • El signo solicitado no es descriptivo ni genérico respecto de los productos que pretende distinguir, ya que el consumidor medio lo va a solicitar como PLANET COLA en su conjunto y no de manera fraccionada, como lo pretende la actora. La expresión en conjunto no constituye una designación común o usual para aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve al consumidor la idea inmediata de que se trata de dichos productos.

   • El signo solicitado de ninguna manera puede engañar a los medios comerciales o al público, ya que de ninguna manera la expresión PLANET está expresando características especiales de los productos que distingue el signo, sobre todo si se tiene en cuenta que PLANET es planeta en español, y tal expresión nunca ha sido considerada como característica o propiedad de productos o servicios dentro de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Por parte del tercero interesado.

   De conformidad con el Oficio N° 1409, de 5 de septiembre de 2006, suscrito por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, la sociedad THE MONARCH BEVERGE COMPANY, INC., no contestó la demanda.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículos 135, literales e) e i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Igualmente se interpretará de oficio el artículo 134, 135, literales a) y g) de la mencionada Decisión.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por...