PROCESO 173-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 173-IP-2006

Interpretación prejudicial del los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 82, literales a) y h), de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 1259-2005. Actor: Sociedad INVERSIONES SANTA FÉ S.A.C. DE PERÚ. Marca mixta: “RESTAURANT TURÍSTICO 5 TENEDORES”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de noviembre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: Sociedad INVERSIONES SANTA FÉ S.A.C. DE PERÚ.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

   1. El 8 de junio de 1999, el Consorcio Inversiones Santa Fé S.A.C. de Perú presentó ante el INDECOPI solicitud de registro del signo constituido por LOGOTIPO CON LA DENOMINACIÓN RESTAURANT TURÍSTICO 5 TENEDORES, en colores anaranjado, azul, celeste y blanco, para amparar servicios de restaurante y suministro de comida de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Con posterioridad, el 2 de septiembre de 1999 el solicitante indicó a la Oficina Nacional que no deseaba reivindicar el término TENEDORES, como parte integrante de la configuración de su marca.

   3. Mediante Resolución N° 012426/1999/OSD-INDECOPI de 11 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denegó la solicitud de registro al considerar que existe una prohibición absoluta de registrar como marca los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que puedan servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse.

      Además, que como la función principal de la marca es la de otorgar identidad a los productos o servicios que la emplean, el elemento a registrar debe poseer cualidades suficientes para provocar el eficaz y deseado resultado de distinguir en el ejercicio competitivo un producto, entendiendo que el signo que se pretende registrar no signifique en forma genérica, necesaria o descriptiva al producto.

   4. El solicitante interpuso el recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el que fue resuelto mediante Resolución N° 685-2000/TPI-INDECOPI, proferida el 9 de junio de 2000 por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el sentido de confirmar la Resolución impugnada.

   5. El interesado interpuso demanda ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Perú, que con fecha 21 de enero de 2005 la declaró infundada, argumentando el carácter descriptivo del signo solicitado, determinado en relación con los servicios que pretende distinguir, dado que, RESTAURANT TURISTICO responde a una denominación descriptiva al servicio de restaurantes porque informa directamente al público consumidor las características del local y del tipo de comida que en él se sirve; y con respecto a los signos figurativos compuestos por el número 5 y la figura de cinco tenedores en colores combinados, del cual luego fue eliminado la palabra TENEDORES, alude directamente a la categoría del restaurante.

   6. El Consorcio de Inversiones Santa Fé S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, considerando que la solicitud de registro reúne los requisitos de ley , ya que es un signo compuesto por tres elementos distintos: RESTAURANT TURISTICO, que cuenta con una letra particular, el número 5, el dibujo de cinco tenedores, con una elaboración especial y una distribución particular, en colores propios y característicos; es decir, es una unidad compuesta por tres elementos con características de distintividad que deben ser calificadas como tal.

   7. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú solicita la interpretación prejudicial.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La actora fundamenta su demanda con base en los siguientes planteamientos:

   1. El signo solicitado, en su conjunto, es una creación distinta a la suma de palabras y figuras que lo conforman. El signo en su conjunto es como debe ser analizado. El hecho de que tenga elementos no descriptivos lo hace registrable.

   2. Hay marcas débiles, pero no por ello irregistrables.

   3. El INDECOPI no es el competente para pronunciarse sobre si el signo solicitado es engañoso respecto de la calidad de los servicios que presta. Esto le corresponde a otras autoridades como las sanitarias y las que otorgan licencias.

3. La contestación a la demanda.

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   1. El carácter descriptivo del signo solicitado por la empresa demandante. Es claro que el signo se encuentra compuesto por elementos descriptivos únicamente, por lo que resulta irregistrable.

   2. La denominación RESTAURANT TURISTICO designa a un tipo de restaurante que se caracteriza por estar ubicado en un inmueble el cual se dedica a la explotación del recurso gastronómico y espectáculos constituyendo un atractivo turístico.

   3. El número 5, que es su elemento figurativo y la figura de cinco tenedores, aluden la categoría del servicio del restaurante.

   4. Además ratifica que el signo solicitado no cuenta con elementos distintivos como lo afirma la parte demandante, ya que los elementos gráficos no son suficientemente distintivos.

   5. Además, el Decreto Legislativo N° 823 en su artículo 132, inciso c) en ninguna de sus partes admite el registro de signos como el que se solicita, por lo que no se podrá registrar un signo compuesto de elementos descriptivos.

   6. El carácter descriptivo del signo solicitado, la forma de su escritura y la disposición de los elementos y colores no cuentan con suficientes distintividad motivo para inadmitir su registro.

4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la Sentencia del 21 de enero de 2005, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú.

   La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda presentada, por los siguientes motivos:

   (…) Décimo.- Que finalmente resulta pertinente agregar que la Oficina de Signos Distintivos y el Tribunal del INDECOPI si son competentes para pronunciarse sobre el carácter engañoso de un signo en la medida que ello constituye una prohibición prevista en la ley, siendo que en el presente caso el signo solicitado puede ser considerado como engañoso al pretender que el público consumidor crea que los servicios que distingue son de primera categoría (cinco tenedores), en tanto que en la solicitud de registro de marca se describen detalladamente los servicios a distinguir, los cuales no corresponden a las especificaciones previstas en el Reglamento de Restaurantes para que sean merecedores de tal categorización. (…)

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   II. Competencia del...