PROCESO 180-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 180-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 136, literal a), 137 y 165, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134, 135, literales a), e) y f), 150, 166, y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0157. Actor: RODOLFO MORA MORA. Marca mixta: “BROCHA MONA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de noviembre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: RODOLFO MORA MORA.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 13 de julio de 2001, Rodolfo Mora Mora presentó ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia solicitud de registro del signo BROCHA MONA (mixta), para distinguir “toda clase de artículos para pintores, tales como brochas, rodillos etc., materiales para artistas, productos de imprenta, artículos de encuadernación, papelería, adhesivos, material de instrucción o de enseñanza, materias para embalaje”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

   2. Publicado el extracto de la solicitud no se presentaron oposiciones de parte de terceros.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 12354 de 26 de abril de 2002, denegó la solicitud de registro del signo, aduciendo causal de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que impide el registro de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

      Lo anterior, dado que revisados los archivos de la Oficina Nacional, se encontró que la marca MONO (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16, está registrada como consta en el certificado N° 182557, expediente 94/55860, vigente hasta el 31 de agosto de 2005, cuyo titular es la sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA., que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante.

   4. El interesado interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la anterior decisión administrativa. El primero fue resuelto mediante Resolución N° 27983 de 29 de agosto de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de confirmar la decisión inicial.

   5. En el escrito del recurso de reposición se afirma lo siguiente: “No obstante lo anterior y con la finalidad de insistir en los argumentos que sustentan la registrabilidad de la expresión BROCHA MONA, allegó con el presente escrito, la solicitud de limitación de los productos a distinguir con la marca BORCHA MONA, solamente a BROCHAS INDUSTRIALES”.

   6. Concedido el recurso de apelación éste fue resuelto mediante Resolución N° 35901 de 14 de noviembre de 2002, expedida por la Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia en el sentido de confirmar las decisiones impugnadas.

      g. Rodolfo Mora Mora presenta demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando se declaren nulos los anteriores actos administrativos y se ordene el registro del signo solicitado.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   El actor sustenta su demanda en los siguientes argumentos:

   1. Se alega en la demanda que el hecho de que la sociedad presuntamente afectada no hubiera presentado oposición en el curso de la actuación administrativa debió ser considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia como indicio, toda vez que de haberse supuesto un acto de competencia desleal, la oposición se hubiera presentado, olvidando dar aplicación al artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      En la actualidad, la Superintendencia, sólo puede denegar el registro de una marca por causales relativas a petición de parte o cuando aparezca demostrado el supuesto de hecho citado en el artículo 137 de la mencionada Decisión.

      b. Además, la Superintendencia escindió el signo solicitado para llegar a la conclusión de que BROCHA es un término genérico, sin tener en cuenta que la Oficina Nacional ha registrado signos que contienen expresiones genéricas como PASTILLAS MC COY, ABONO PAZ DEL RÍO, JABÓN BARRIGÓN, PLATA ACERO, ANDRÉS CARNE DE RES, etc.

      Tampoco tuvo en cuenta el criterio de no fraccionar los signos a fin de confrontarlos tal y como los percibe el consumidor, ya que al percibir el signo BROCHA MONA, con toda seguridad, no excluiría por genérica la expresión BROCHA.

   3. Las expresiones MONO y MONA no son confundibles, así como NIÑO y NIÑA no lo son, ya que las desinencias A y O imprimen una diferencia de género a estos conceptos.

   4. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el solicitante del registro del signo BROCHA MONA modificó la solicitud de registro, limitándola a brochas industriales no artísticas ubicadas en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue acompañada de un escrito donde claramente se expresa que el registro de la marca MONO se encuentra limitado a ciertos productos de la clase 16, que no comprende las brochas gordas para pintores no artísticos. Con lo anterior es más evidente que con el registro del signo solicitado no se induce a confusión en relación con los productos que distingue la marca MONO.

   5. La Superintendencia violó el artículo 165 y siguientes de la Decisión 486, ya que no dio trámite a la excepción de cancelación por falta de uso contra la maca MONO de la sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA, justificándose en que la solicitud de cancelación no debe ser presentada en el recurso de reposición y apelación, sin amparo de ninguna norma jurídica.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   Realizado el examen conjunto de los signos en conflicto, resulta, que hay similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, que redundan en confundibilidad obvia, teniendo en cuenta que la expresión BROCHA es genérica y, por lo tanto, no apropiable exclusivamente por ningún particular, ya que es un término de uso común. Entre MONO y MONA hay confundibilidad ya que el segundo es el femenino del primero.

   • Aunque la marca que se pretende registrar es mixta, mientras que la registrada es nominativa, el elemento predominante de la primera es el denominativo, de ahí que la confundibilidad entre los signos sea evidente, más si se tiene en cuenta que ambas amparan productos de la misma clase.

   • La cancelación de marca no cabe hacerla a propósito de la interposición de recursos en la vía gubernativa dado que es una figura que se rige por su norma especial, Capítulo V de la Decisión 486.

   2. Por parte del tercero interesado.

   No aparece constancia de que en el proceso interno la sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA, tercera interesada en las resultas del proceso, haya contestado la demanda.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación solicita el Juez Consultante son los artículos 136, literal a), 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Dado que la solicitud de registro marcario se hizo en vigencia de la Decisión 486 resulta procedente la interpretación de las normas indicadas. Igualmente, cabe interpretar de oficio los artículos: 134, 135, literales a), e) y f), 150, 166 y 167 de la Decisión 486.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se...