PROCESO 141-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 141-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 82, literal a); 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2000-6061. Actor: Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: ESKPE (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de septiembre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A.

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. solicitó el 1 de agosto de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo EsKpe para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 97044389.

   2. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A., formuló observación al registro del signo denominativo EsKpe, con base en las siguientes marcas:

      • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de registro N° 192525.

      • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada en Venezuela bajo el certificado 170151.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20902 de 8 de diciembre de 1998, declaró fundada la observación y negó el registro del signo denominativo EsKpe a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO.

      d. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación.

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 25849 de 30 de noviembre de 1999, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial.

   6. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. solicitó el 1 de agosto de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo EsKpe para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 97044388.

   7. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A., formuló observación al registro del signo denominativo EsKpe, con base en las siguientes marcas:

      • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de registro 192525.

      • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de registro 170151, registrada en la República Bolivariana de Venezuela.

   8. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 03172 de 25 de febrero de 1999, declaró infundada la observación y concedió el registro del signo denominativo EsKpe para amparar servicios de la clase 38, a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO.

   9. Contra esta decisión la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A. interpuso recurso de reposición y en subsidió apelación.

   10. La Jefe de la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 12553 del 30 de junio de 1999, resuelve el recurso de reposición y decide revocar la Resolución N° 03172, declarar fundada la observación y negar el registro del signo denominativo EsKpe .

   11. Contra el anterior acto administrativo, la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. interpuso recurso de apelación.

   12. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 17145 de 27 de agosto de 1999, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución N° 12553.

   13. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., ante el Consejo de Estado de la República de Colombia presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo y contra las Resoluciones N° 12553 y 25849.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. sustenta su demanda en los siguientes argumentos:

   1. La marca EsKpe para distinguir servicios de las clases 35 y 38 cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, que contempla la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   2. La marca EsKpe es novedosa en relación con los servicios de las clases 35 y 38, no siendo ni descriptiva ni genérica respecto de los mismos.

   3. Los signos en conflicto no presentan similitudes capaces de inducir al público consumidor a error, ya que el signo solicitado se encuentra escrito de una manera especial y distintiva.

   4. Aunque los signos en conflicto sean similares, se encuentran dirigidos a distinguir productos y servicios absolutamente disímiles. En efecto, los servicios de publicidad y negocios correspondientes a la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza no presentan relación de naturaleza con los de la clase 16. Así mismo, los servicios de comunicaciones comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza no son similares a los de la clase 16.

   5. Las revistas y periódicos no son productos de la clase 16, ya que son servicios de información o comunicación prestados a través de dichas publicaciones. La clase 16 distingue productos de imprenta cuando constituyen productos, pero no cuando constituyen publicaciones.

      Una publicación de carácter periódico no es un producto, entendiendo por tal un artículo material determinado y definido, ya que la edición siempre es variable. La publicación de carácter periódico no es nada diferente a información y comunicación, los cuales se encuentran expresamente incluidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   6. La marca EsKpe al momento de dictarse las resoluciones demandadas era una marca notoria en relación con las clases 35 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no se puede negar su registro para dichas clases.

      Las marcas notorias gozan de especial protección, hasta el punto de solicitar la cancelación de una marca registrada si ésta viola el derecho de la marca notoria.

   7. La marca ESCAPE para distinguir productos de la clase 16 nunca ha sido usada en Colombia, de conformidad con lo probado en el proceso de cancelación por no uso adelantado contra dicha marca, dentro del expediente administrativo N° 94-53702.

   8. Lo signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado y, por lo tanto, pueden coexistir en el ámbito registral.

   9. Con la expedición de los actos demandados se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, ya que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones de la Decisión 344.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

   • Con la expedición de las resoluciones demandadas no se han violado las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   • Efectuado un análisis sucesivo y comparativo de las marcas en conflicto, se llegó a la conclusión de que entre ellas no existen semejanzas capaces de generar confundibilidad directa en el público consumidor y, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado.

   • Entre los servicios y productos que distinguen los signos en conflicto existe una finalidad similar, son complementarios y circulan en un mercado similar a través de medios impresos, los que incluyen diarios y periódicos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente.

   2. Por parte del tercero interesado.

   La sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A. contestó la demanda con los siguientes argumentos:

   • Las marcas en conflicto son prácticamente idénticas; conclusión a la que se llega sin realizar el más mínimo esfuerzo.

   • A pesar de que los productos y servicios de los signos en conflicto se encuentren ubicados en diferentes clases, es decir, en clases 16 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan una estrecha relación. Lo anterior porque el servicio prestado por la demandante es ofrecer el producto amparado por la marca ESCAPE.

   El medio en que circulan dichos productos es el mismo, de manera escrita u oral; así mismo los canales de comercialización y la forma en que se ofrecen a los consumidores...