PROCESO 151-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 151-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134 y 135, literal a), de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 1878-2005. Actor: Sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC. Marca nominativa: “URBAN DECAY”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de noviembre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: Sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. .

Tercero interesado: Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC. solicitó el 28 de febrero de 2001, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo URBAN DECAY (denominativo) para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 124144-2001.

   2. Una vez publicada la solicitud de registro en el Diario Oficial El Peruano, no se formuló oposición alguna al registro del signo URBAN DECAY.

   3. El Indecopi, mediante Resolución N° 011336-2001/OSD-INDECOPI de 11 de octubre de 2001, denegó el registro como marca del signo URBAN DECAY (denominativo), argumentando que el signo solicitado para registro es confundible con la marca URBAN ZONE de propiedad de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, registrada para amparar productos de al clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado No. 67194.

   4. El 25 de octubre de 2001, la sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 011336-2001/OSD-INDECOPI de 11 de octubre de 2001.

   5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1640-2001/TPI-INDECOPI de 3 de diciembre de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

   6. El 22 de enero de 2002 la sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución N° 1640-2001/TPI-INDECOPI de 3 de diciembre de 2001.

   7. La Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 11 de febrero de 2005, declaró infundada la demanda interpuesta.

   8. La sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC, mediante escrito radicado el 6 de mayo de 2005, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La actora fundamenta su demanda con base en los siguientes planteamientos:

   1. Los signos en comparación no son confundibles entre sí, por las siguientes razones:

      • En el mercado peruano coexisten marcas que comparten el término URBAN, y distinguen el mismo tipo de productos. Por lo tanto, los signos en conflicto igualmente pueden coexistir en el mercado.

      • Desde el punto de vista visual, el signo solicitado está compuesto por cinco silabas, mientras que el signo registrado está compuesto por 4 sílabas. El primero tiene diez letras, mientras que el segundo tan sólo nueve. Si bien ambos signos comparten la palabra URBAN, el signo solicitado termina en la expresión DECAY y el registrado en la expresión ZONE, lo que los diferencia claramente.

      • Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de los signos es claramente diferente, ya que están conformadas por un número de sílabas completamente diferentes. Además, la pronunciación de las palabras DECAY y ZONE son muy diferentes.

   2. No existe confusión indirecta entre los signos en conflicto, ya que por el sólo hecho de compartir el término URBAN no se cae en dicha forma de confusión. Como se dijo, coexisten muchas marcas con la palabra URBAN.

3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • Los signos en conflicto evocan el mismo concepto. Ambos signos están compuestos por términos en inglés. DECAY y ZONE son percibidos por los consumidores como de fantasía, mientras que URBAN, será asociado con su significado en español (urbano), debido a su similitud con éste.

      • Si bien se concluyó que no existía riesgo de confusión directa entre los signos es conflicto, se advirtió la existencia de riesgo de confusión indirecta, ya que el público consumidor podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada, sobre todo si se tiene en cuenta que amparan productos de la misma clase, o que el nuevo signo distingue una nueva línea de productos fabricados por su titular, ya que el término URBAN se encuentra al inicio de cada signo, o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

      • Resulta irrelevante que coexistan en el mercado peruano marcas que compartan el término URBAN y que distingan productos diferentes a los distinguidos por las marcas en conflicto. En el presente caso, y en general en materia marcaria, no es pertinente pretender que otros pronunciamientos de la autoridad administrativa respecto a otras marcas registradas para clases diferentes a la del presente caso, sean aplicables de alguna manera al análisis de confundibilidad de las marcas en conflicto. En tanto se tratan de marcas diferentes para distinguir diferentes productos de clases diferentes no puede existir igual razón.

   2. Por parte de la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú.

      La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

      • Aún cuando el público logre recordar las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto, el hecho de que éstos distingan los mismos productos y compartan el término URBAN podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada y, por lo tanto, se podría producir riesgo de confusión indirecto.

      • La resolución demandada se encuentra arreglada a derecho, ya que ha observado las normas especiales sobre propiedad industrial y sobre el procedimiento administrativo.

   3. Por parte del tercero interesado.

      Si bien la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED puede resultar afectada en las resultas del proceso, ni de la solicitud de interpretación prejudicial, ni de los documentos anexos, se desprende que dicha sociedad haya participado en el respectivo proceso interno.

4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la Sentencia del 11 de febrero de 2005, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú.

   La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos:

   (…) DÉCIMO TERCERO.- Que, en tal contexto de ideas se tiene que si bien entre el signo solicitado URBAN DECAY y la marca registrada URBAN ZONE no existe riesgo de confusión directa por sus diferencias fonéticas y gráficas, lo que evita que el público elija un producto por el otro, sí existe un riesgo de confusión indirecta dado que el público consumidor, estando a que el signo solicitado pretende distinguir productos de la misma clase que distingue el signo registrado, podría creer que el signo URBAN DECAY es una variación de la marca registrada, o podría pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricado por su titular al presentar significativamente al inicio del signo el término URBAN, ubicado en el mismo lugar en el caso del signo registrado; o que aún...