PROCESO 163-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 163-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: KDK (mixta). Actor: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. Proceso interno Nº 2002-0440.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-0440.

El auto de 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1537, de 19 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: BASSIM YAZDEH; según la contestación de la demanda, actualmente es el señor MOHAMAD ALI HAYDAR.

b) Hechos

El 27 de agosto de 1998, el señor BASSIM YAZDEH presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo KDK (mixto) para distinguir “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, y muy especialmente de ventilación”, productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 468 de 7 de diciembre de 1998 al que no se presentaron observaciones.

Por Resolución Nº 2639, de 22 de febrero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca KDK (mixta) a favor del señor BASSIM YAZDEH

Según informa la consultante la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., el 22 de enero de 1971 solicitó el registro como marca del signo KDK (nominativo), para distinguir “electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telefonía, telegrafía y teleinalámbrica, radiografía, radiotelegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos y purificadores de aire eléctricos” para productos de la clase 9, marca que fue concedida “meditante Resolución de 24 de abril de 1972 (sic) (…) a la cual le correspondió el certificado de registro número 76280 del 3 de julio de 1972”. El 22 de octubre de 1999, la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó reclasificación para la marca KDK (nominativa) la cual fue resuelta mediante Resolución Nº 44463 de 28 de diciembre de 2001, reclasificando los productos de la clase 9 a la clase 11.

Por lo tanto la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó la nulidad de la Resolución 2639 de 22 de febrero de 1999.

Se complementan los hechos con los señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio en su escrito de contestación a la demanda en el que dice: “Es cierto que la Superintendencia, mediante Resolución Nº 129 del 3 de julio de 1972 concedió el registro de la marca ‘KDK’ (…) a favor de la Sociedad Matsushita Seiko Co. Ltd. (…). Es cierto que la Superintendencia (…) mediante Resolución Nº 4006 del 18 de julio de 1991 (…) concedió la renovación de la marca ‘KDK’ para distinguir productos comprendidos en la clase 9 (…). Es cierto que la Superintendencia (…) expidió la Resolución Nº 19313 del 30 de septiembre de 1993, concediendo la renovación de la marca ‘KDK’ (…). Es cierto que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia (…) por Resolución 44463 del 28 de diciembre de 2001, decidió (…) conceder la Renovación del registro de la MARCA MIXTA KDK (…)”.

La Superintendencia, también informa que “actualmente se tramita ante el Consejo de Estado (…) una acción de nulidad instaurada por el señor Bassin Yazdeh contra las Resoluciones Nº 129 (…) 02396 (…) y 44623 (sic) (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 por indebida aplicación.

Sobre el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad contemplados en el artículo 81 por parte del signo KDK mixto, dice: “En cuanto a la perceptibilidad (…) KDK (MIXTA) es una marca mixta, formada por una palabra y un diseño, que es fácilmente perceptible por los sentidos (…). En relación con la representación gráfica (…) es evidente que también se cumple (…) en lo que hace referencia al requisito de la distintividad (…) es claro que no se cumple por cuanto la marca KDK (MIXTA) se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero y específicamente con la marca KDK (…). Manifiesta que “la marca KDK (MIXTA) registrada por BASSIM YAZDEH fue solicitada (…) con posterioridad a la solicitud de la marca KDK (…). En consecuencia al carecer de distintividad la marca KDK (MIXTA) es evidente que viola igualmente el Artículo 82 literal a), de la Decisión 344 (…)”.

Al analizar la confundibilidad entre las marcas KDK (mixta) y KDK (nominativa) dice que: “En el presente caso es evidente que la parte denominativa de la marca KDK (Mixta) predomina sobre el conjunto dada la simpleza y disposición de su parte gráfica; y en consecuencia deberá determinarse si entre los términos KDK y KDK existe riesgo de confusión”. Y que “se trata de comparar la marca KDK (MIXTA) con la marca KDK, los (sic) cuales tienen una evidente identidad visual, ortográfica y fonética lo suficientemente determinante para inducir al público consumidor a error o confusión”. Sobre el riesgo de confusión dice: “La confusión visual es provocada en el presente caso por la existencia de identidad ortográfica, ya que todas las letras que componen las expresiones KDK (MIXTA) y KDK, son...