PROCESO 160-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 160-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: MELLIZ (mixta). Actor: CREACIONES MELLIZ LTDA. Proceso interno Nº 2004-0267.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0267.

El auto de 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1538, de 19 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: sociedad CREACIONES CHAZARI S.A.

b) Hechos

El 11 de abril de 2003, la sociedad CREACIONES CHAZARI S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo MELLIZ (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial al que presentó oposición la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. con base en el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA.

Por Resolución Nº 30608, de 29 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición de CREACIONES MELLIZ LTDA. y concedió el registro del signo MELLIZ (mixto) argumentando que la sociedad opositora no probó el uso de su nombre comercial. La sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada.

El primero fue resuelto, por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 33231, de 27 de noviembre de 2003, confirmó la Resolución impugnada. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 35786, de 19 de diciembre de 2003, también, confirmó la Resolución Nº 30608.

Adicionalmente, como cuestiones de hecho, la actora informa que “El 9 de febrero de 1994, la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud de depósito de su nombre comercial (…) de conformidad con lo cual se presume que los depositantes usan el nombre desde la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación” y que por “Resolución No. 7211 fue concedido el depósito de CREACIONES MELLIZ LTDA. y se otorgó el certificado no. 7940, para identificar actividades relacionadas con los productos de las clases 18, 24 y 25 y servicios de la clase 42 tales como venta de ropa”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por indebida aplicación y que también se violó el literal b) del mismo artículo.

Indica que existe una “indudable semejanza existente entre CREACIONES MELLIZ LTDA., y la palabra MELLIZ. En efecto, toda vez que los elementos ‘Creaciones’ y ‘Ltda’. que componen el nombre comercial de mi representada son generalmente utilizados en el comercio, es el vocablo MELLIZ en donde se concentra la distintividad del signo (…). CREACIONES CRAZARI S.A. escogió el mismo signo para identificar productos relacionados con el ramo de actividades de mi poderdante (…)”. Dice que la Superintendencia no estudió “la posibilidad de que el uso de la marca MELLIZ genere confusión con el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. (…) las resoluciones impugnadas hacen caso omiso por completo del tema pues una vez analizadas las pruebas aportadas por mi mandante, estiman innecesario referirse a la escasa diferenciación que existe entre CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ (…)”.

Manifiesta que: “El uso del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., estaba corroborado no solo (sic) con su depósito, sino también con las facturas entonces aportadas, la Certificación del gerente general de Bancolombia (…) y la declaración del revisor fiscal”. Como otros medios de prueba del uso del nombre comercial indica: “El uso del nombre comercial, también se evidencia a través de las certificaciones emitidas por PUBLICAR S.A (…). La información contable de mi poderdante, puede verificarse a través de las declaraciones de renta que se aportan en este escrito (…). De igual manera, la matrícula mercantil de CREACIONES MELLIZ LTDA., ha sido constantemente renovada (…)”. Se aportan también las etiquetas y publicidad del nombre CREACIONES MELLIZ LTDA. (…).

Sobre la confusión entre el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ dice que: “La actividad de mi representada está íntimamente asociada con los productos que CREACIONES CHAZARI S.A., busca identificar bajo el signo MELLIZ, a saber los comprendidos en clase 25 internacional (…)”. Dice que: “con las pruebas se materializa el uso anterior del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., que fue depositado muchos años ante de que se solicitara la marca MELLIZ por parte de CREACIONES CHAZARI S.A., el nombre comercial tiene prioridad sobre la marca MELLIZ”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”. Sostiene dichas resoluciones fueron expedidas legal y válidamente “concediendo el registro de la marca ‘ MELLIZ’ (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Creaciones Chazari S.A.”.

La Superintendencia, primeramente, se refiere a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y al riesgo de confusión y de asociación previstos en la Decisión 486.

Sobre el tema del nombre comercial dice: “en el presente caso...