PROCESO No. 152-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 152-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 368-2005. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: ZINACID.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 325-2006-SCS-CS, de 8 de septiembre de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 368-2005.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de octubre de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es GLAXO GROUP LIMITED.

   Se demanda al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y se tiene como tercero interesado a Healthco Limited.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   Con fecha 22 de noviembre del 2000, Healthco Limited (Inglaterra) solicitó el registro del signo ZINACID, para distinguir productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Con fecha 17 de enero del 2001, GLAXO GROUP LIMITED (Reino Unido) formuló oposición manifestando ser titular de la marca ZINACEF que distingue también productos de la clase 5.

   Mediante Resolución N° 9934-2O01/OSD-lNDEC0PI de fecha 31 de agosto del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado.

   Con fecha 18 de septiembre de 2001, GLAXO GROUP LIMITED, interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos.

   Con fecha 13 de noviembre de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, emite la Resolución Nº 1557-2001/TPI-INDECOPI mediante la cual confirma en todos los extremos la resolución de primera instancia.

   Con fecha 7 de enero de 2002, GLAXO GROUP LIMITED, presenta demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución, la cual es declarada infundada mediante sentencia de fecha 21 de setiembre de 2004 por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema.

   Con fecha 14 de enero de 2005, GLAXO GROUP LIMITED, presenta apelación contra dicha sentencia ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien suspendió el proceso sub materia y elevó la causa al presente Tribunal.

2. Fundamentos de la Demanda.

   Señala la actora, GLAXO GROUP LIMITED, que la resolución administrativa de última instancia es nula, ya que los signos en conflicto son confundibles al grado de generar confusión en el público consumidor. Señala que la última sílaba de los signos ZINACID y ZINACEF, son tan débiles fonéticamente, que no pueden evitar, ni neutralizar la semejanza entre los mismos. Asimismo, que ambos signos están orientados a distinguir los mismos productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2.3 Contestación a la Demanda.

   El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contesta la demanda y argumenta su inconsistencia.

   Señala que, la administración, al realizar el examen de confundibilidad en aplicación de los criterios que establece la norma nacional de Propiedad Industrial, determinó que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir al público consumidor a confusión, ya que cuentan con suficientes diferencias tanto a nivel gráfico como fonético.

   De otro lado, HEALTHCO LIMITED, contesta también la demanda como co-demandada, señalando que la resolución emitida por el órgano administrativo es conforme a ley, y que los signos sub materia no son confundibles al grado de crear confusión en el público consumidor, ya que la comparación debe realizarse desde su conjunto, sin desmembrar los signos en sus partes.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú procede la interpretación prejudicial, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así mismo, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no interpretar el artículo 136 literal a), ya que no se encontraba vigente al momento de la solicitud de registro del signo, ni los restantes incisos del artículo 83 de la Decisión 344, por no ser pertinentes al caso.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   DecisiOn 486

   (…)

   Disposición Transitoria Primera

   Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en...