PROCESO 156-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 156-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 15, 20, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad NOVARTIS AG.

Patente: “COMPOSICIÓN HERBICIDA SINERGÍSTICA Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE HIERBAS”.

Expediente Interno Nº 2003-0248.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 2 de octubre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 27 de octubre de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad NOVARTIS AG.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Actos demandados

   La sociedad NOVARTIS AG., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución Nº 30891, de 26 de septiembre de 2002, proferida por la Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA (sic) Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE HIERBAS”; y, notificar a la apoderada de NOVARTIS AG., el contenido de la presente resolución, concediéndole además el recurso de reposición.

   - Resolución Nº 030, de 13 de enero de 2003, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio (E), mediante la cual se resuelve “Rechazar el recurso interpuesto (…). Como consecuencia de lo anterior rechazar las solicitudes de modificación y división propuestas.” Y, por otro lado, advirtiendo que contra esta resolución “no procede recurso alguno y que se agotó la vía gubernativa”.

   Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que “se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar privilegio de patente para la invención titulada “Composición Herbicida Sinergística y Método para el Control de Hierbas” contenida en el expediente Nº 98003691 y para las invenciones contenidas en las seis (6) solicitudes de patente divisionales que se desprendieron de la misma”.

   Solicita, asimismo, que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, se notifique el auto admisorio de la demanda a la indicada Superintendencia y al Ministerio Público.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 27 de enero de 1998, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la apoderada de la sociedad NOVARTIS AG. solicitó el otorgamiento de patente para la invención titulada “Composición Herbicida Sinergística y Método para el Control de Hierbas”. A esta solicitud de registro le correspondió el expediente administrativo Nº 98003691.

      - Mediante Oficio Nº 2628, notificado por fijación en lista el 8 de octubre de 2001, la Jefa de la División de Nuevas Creaciones requirió a la sociedad NOVARTIS AG., para que en el término de sesenta (60) días hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto de fondo sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico No. 202001 en el concepto técnico Nº 1232. El término legal para dar respuesta a dicho requerimiento vencía el 8 de enero de 2002. El día 28 de noviembre de 2001 se solicitó una prórroga de treinta (30) días para dar respuesta al referido oficio. El nuevo término legal para dar respuesta vencía el 18 de febrero de 2002.

      En el concepto técnico Nº 1232 se indicó que la solicitud tal cual como se reivindicaba comprendía más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que no se integraba un único concepto inventivo y que, por consiguiente, el objeto reivindicado no cumplía con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - La sociedad NOVARTIS AG. dio respuesta al Oficio Nº 2628, por medio de escrito radicado el 30 de enero de 2002 en la Secretaría de la Superintendencia de Industria y Comercio, exponiendo todos los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador técnico en el sentido de que existía una clara relación técnica en la invención tal cual como fue reivindicada y que, por consiguiente, sí había unidad de invención.

      - La Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 30891, de 26 de septiembre de 2002 y notificada por edicto fijado el 21 de octubre de 2002 y desfijado el 1 de noviembre de 2002, mediante la cual se negó el privilegio de patente para la invención titulada “Composición Herbicida Sinergística y Método para el Control de Hierbas”, argumentando que el invento reivindicado por NOVARTIS AG. no guardaba la unidad de invención por cuanto se reclaman diversas composiciones resultantes de mezclarse el compuesto de la fórmula 1 con 9 tipos de herbicidas distintos.

      - Ante la emisión de la Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso el recurso de reposición.

      - El 12 de noviembre de 2002, por medio de Formulario Único de Correcciones y Modificaciones presentado ante la Secretaría de la Superintendencia de Industria y Comercio, se modificaron la memoria descriptiva y las reivindicaciones de la solicitud de patente No. 98003691 en el sentido de limitarla únicamente a mezclas que comprendían el compuesto de la fórmula I con el compuesto de la fórmula II y, así mismo, se informó que se habían presentado 6 solicitudes de patente divisionales para cumplir con el requisito de unidad de invención, el cual, según el criterio del examinador, no se cumplía en este caso.

      - El 13 de enero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 030, que fue notificada por edicto fijado el 3 de febrero de 2003 y desfijado el 14 de febrero de 2003, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por NOVARTIS AG. por cuanto en él no se hizo la sustentación exigida por el artículo 52 de Código Contencioso Administrativo y también se rechazaron las solicitudes de modificación de la solicitud original y las seis divisionales presentadas. Con la expedición de la mencionada resolución quedó agotada la vía gubernativa.

   2. Escrito de demanda

      NOVARTIS AG., sociedad domiciliada en Basilea, Suiza, a través de apoderada, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

      Argumenta la violación de los siguientes artículos: 13, 209 y 228 de la Constitución Política; 2 y 3 (incisos 1, 5 y 6) del Código Contencioso Administrativo; 2 de la Ley 58 de 1982 y 3 de la Ley 489 de 1998; y, 14, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      Con relación al “concepto de la violación” de los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina enfatiza que el artículo 14 de la Decisión 486, que se encuentra en el Capítulo I, “De los Requisitos de Patentabilidad”, indica que los Países Miembros “otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

      Alude también lo establecido por el artículo 45 de la misma Decisión indicando que “si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable (artículo 20) o no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente (artículos 14 a 19), así lo notificará al solicitante. Si el solicitante no respondiera la notificación dentro del plazo señalado o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional denegará la patente”.

      Añade que “[d]e la anterior norma se desprende claramente que la oficina nacional competente únicamente podrá negar el privilegio de patente si la invención no cumple con algunos de los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 14 a 19 de la Decisión 486 (novedad, altura inventiva, susceptibilidad de aplicación industrial y que no esté incursa por lo que la ley no considera como invenciones) o no son patentables a la luz del artículo 20 de la misma Decisión. Así las cosas, no le es dado a la oficina nacional competente negar el privilegio de patente de invención porque la invención no cumple con el requisito de la unidad de invención (artículo 25 de la Decisión 486, Capítulo III, De las Solicitudes de Patente)”.

      Observa que la Oficina Nacional Competente no aplicó la norma establecida en el artículo 36 de la Decisión 486, por tanto “nunca le...