PROCESO 154-IP-2006

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 154-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 136 literal h) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad BURGER KING CORPORATION.

Marca: “SUPPER KING” (mixta).

Expediente Interno Nº 2005-0304.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 26 de septiembre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 17 de octubre de 2006.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    La parte demandante es: la sociedad BURGER KING CORPORATION.

    La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

    El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: el señor JOSÉ RODRIGO LIEVANO M.

  3. Acto demandado

    La sociedad BURGER KING CORPORATION, a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

    - Resolución Nº 033098, de 30 de diciembre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió: Declarar infundada la oposición formulada por la sociedad BURGER KING CORPORATION y conceder el registro de la marca mixta SUPPER KING (mixta), para distinguir: “Servicio de Restaurante (alimentación)”; servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición; a favor del señor José Rodrigo Lievano M., por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

    - Resolución 002708, de 11 de febrero de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición, decidió: Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 033098 de 30 de diciembre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y conceder el recurso de apelación interpuesto.

    - Resolución 14699, de 24 de junio de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación interpuesto, resolvió: “Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 033098 del día 30 de diciembre de 2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos”.

    Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene la cancelación del registro de la marca mixta “SUPPER KING” para la clase 43 internacional; y que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 28 de abril de 2004, el señor JOSÉ RODRIGO LIEVANO M. solicitó el registro del signo mixto “SUPPER KING”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

      La marca solicitada es la siguiente:

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 542 de 30 de julio de 2004.

      - La sociedad BURGER KING CORPORATION presentó oposición a la solicitud, con base en la marca previamente registrada “BURGER KING”, en las clases 29, 30, 31, 32 y 42 internacional.

      Marcas registradas y vigentes:

      (Certificado No. 215910)

      - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 033098, de 30 de diciembre de 2004 y resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad BURGER KING CORPORATION y conceder el registro del signo mixto “SUPPER KING” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 internacional a favor del señor JOSÉ RODRIGO LIEVANO M.

      - La División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición interpuesto, a través de Resolución Nº 002708, de 11 de febrero de 2005, confirmó la Resolución Nº 033098, de 30 de diciembre de 2004.

      - El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, a través de Resolución Nº 14699, de 24 de junio de 2005, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 033098, de 30 de diciembre de 2004 que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad BURGER KING CORPORATION.

    2. Fundamentos de la Demanda

      BURGER KING CORPORATION, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Miami, Florida, Estados Unidos de América, a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho:

  5. Argumenta la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “[p]ues, equivocadamente la oficina de Marcas, concedió el registro de la marca mixta ‘SUPPER KING’ en la clase 43 internacional, a pesar de no ser viable su registro, por ser similarmente confundible con las marcas ‘BURGER KING’ previamente registradas y vigentes, en nuestro país (…)”.

  6. Añade que “no cabe desconocer, el hecho de que el signo ‘BURGER KING’ debido a su extensión, producto de la gran inversión en recursos humanos y económicos, ha alcanzado en nuestro país, un alto reconocimiento y posicionamiento dentro del mercado nacional; adicional a su extensión y difusión a nivel mundial, haciendo que tal signo sea notoriamente conocido por la amplia y extensa gama de consumidores hacia los cuales van dirigidos”.

  7. Observa que “los signos, adicional a ser morfológicamente CASI IDÉNTICOS, están destinados a distinguir la misma clase de servicios, lesionando no sólo el derecho de exclusividad (…) sino adicionalmente causando confusión, error y engaño entre los consumidores”.

  8. Resalta que en ambas marcas “resulta esencial, sustancial y predominante la expresión ‘KING’”, que es la que les dota de aptitud distintiva a los signos. En este contexto señala que “es evidente que por su ubicación y por su pronunciación, en ambas marcas el elemento predominante esta (sic) formado por la expresión ‘KING’, sin que exista duda de la habilidosa imitación que se hace de la marca de mí (sic) representada: ‘BURGER KING’, previamente registrada y vigente, pues que la marca ‘SUPPER KING’, reproduce al signo de mí (sic) representada, y no obstante, a estar acompañada de un diseño, la parte esencial y predominante del signo solicitado e injustamente otorgado sigue siendo ‘KING’, palabra que a su vez, también resulta esencial y predominante dentro del signo ‘BURGER KING’”.

  9. Observa que “cuando el consumidor vaya a acceder a los servicios ofrecidos por el signo ‘SUPPER KING’, automáticamente va a venir a su mente la marca ‘BURGER KING’ de mí (sic) representada, pues la conoce previamente, lo cual con absoluta certeza va a generar riesgo de confusión y asociación, al considerar razonablemente el consumidor que el servicio ofrecido por la marca ‘SUPPER KING’ guarda un mismo vínculo con los productos y servicios a distinguir por el signo distintivo ‘BURGER KING’”.

  10. Indica que “los signos van a tener IDÉNTICOS CANALES DE PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores”.

  11. Argumenta, asimismo, la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, advierte que “en el examen de fondo no se tuvo en cuenta el grado de similitud de la marca base de las oposiciones, no se aplicó correctamente los presupuestos de irregistrabilidad de los signos y no se interpretaron adecuadamente las disposiciones vigentes aplicables, configurándose también una falsa e inapropiada motivación”.

    1. Contestación a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

  12. Señala que “el signo ‘SUPPER KING’ (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

  13. Añade que “[e]ntre las expresiones en conflicto ‘SUPPER KING’ (mixta) frente a ‘BURGER KING’ existen elementos diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

  14. Advierte que “si bien los signos confrontados ‘SUPPER KING’ y ‘BURGER KING’ comparten la expresión ‘KING’, se tiene que el signo solicitado ‘SUPPER KING’ tiñe (sic) elementos suficientemente distintivos y no induce al público a error respecto de la...

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