PROCESO No. 136-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 136-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal c) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 83 literales d) y e) y 118 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 6609-ML. Actor: INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA. Marca: EL AUTÉNTICO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 333-TDCA-DQ-1S-6609-ML, de 31 de julio de 2006, mediante el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal c), 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 134, 175 y 176 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 6609-ML.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 13 de setiembre de 2005.

1. Las partes.

   La actora es INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA.

   Se demanda al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), al Procurador General del Estado y al Director Nacional de Propiedad Intelectual del Ecuador.

1. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   El 22 de abril de 1997, INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A., en adelante ITABSA, solicitó el registro del signo de fábrica “EL AUTÉNTICO” para distinguir tabaco en bruto o manufacturado, artículos para fumadores, cerillas, de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 19 de mayo de 1998, la compañía CIGARRERA BIGOTT C.A., formula observación a la solicitud de registro del signo de fábrica “EL AUTÉNTICO”, alegando la titularidad del lema comercial EL AUTÉNTICO EXTRA SUAVE QUE SUAVE ES, de CIGARRERA BIGOTT C.A., registrado en la clase 35, que afirma, es famoso y notorio a nivel del mercado subregional y mundial.

   Mediante Resolución Nº 0971276 de 21 de julio de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la observación formulada por CIGARRERA BIGOTT C.A. y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada.

   Así, ITABSA formula recurso subjetivo o de plena jurisdicción, en contra del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

2. Fundamentos de la Demanda.

   Señala la actora que, el signo solicitado es suficientemente distintivo, pues constituye un signo con capacidad de distinguir en el mercado los productos de ITABSA en la clase 34, de los de la empresa observante, que constituyen servicios de publicidad y de gestión de negocios comerciales de la clase 35.

   En este sentido, los productos que distinguen los signos en conflicto no tienen relación alguna, y por lo tanto, la autoridad administrativa, no aplicó la regla de especialidad de marcas en el examen de registrabilidad correspondiente.

   Asimismo, alega no haberse aplicado en dicho examen las reglas de cotejo marcario debidas.

   Finalmente, argumenta que el lema comercial de la observante no posee la calidad de notorio, por no reunir los requisitos que la norma establece.

   2.3 Contestación a la Demanda.

   El Director de Patrocinio del Estado, Fernando Casares, delegado del Procurador General del Estado, se apersona al proceso para señalar que según la normativa ecuatoriana vigente, corresponde comparecer directamente a juicio al representante legal del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual da contestación a la demanda, negando los fundamentos de hecho y derecho, ratificando la resolución administrativa impugnada, por guardar conformidad con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

   De otro lado, el Director Nacional de Propiedad Industrial encargado, Mauricio Sánchez, contesta la demanda con la negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho. Indica que el examen de registrabilidad entre los signos sub materia se realizó de conformidad a lo establecido por ley, y que la denominación solicitada no poseía los suficientes elementos distintivos que la individualicen e identifiquen plenamente, tanto en el público consumidor, como en los medios comerciales.

   CIGARRERA BIGOTT C.A. se apersona al proceso para negar los fundamentos de la demanda, afirmando la notoriedad del lema comercial de su titularidad, y que el signo solicitado no es suficientemente distintivo por generar confusión en el mercado respecto de su lema AUTENTICO EXTRA SUAVE, QUE SUAVE ES, ya que el factor tópico en ambos, lo constituye la denominación “AUTENTICO”. Finalmente, que al ser el lema notorio, la posibilidad de coexistencia entre los signos diluiría el poder distintivo de su signo, por confusión indirecta.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, procede la interpretación de los artículos 81, 83 literal c) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados; asimismo, se interpretará de oficio, el artículo 83, literales d) y e) y 118 de la misma Decisión, por corresponder al caso sub materia.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 81

   Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83

   Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   (…)

   c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   (…)

   Artículo 84

   Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   (…)

   Artículo 118

   Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

   Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

   (…)

   .

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los...