PROCESO 97-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 97-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 93 de la misma Decisión 344. signo: TUDOR (mixto). Actor: MAC S.A. Proceso interno Nº 2096-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2096-2003.

El auto de 18 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto y que, además, le otorgó a la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú un término de diez (10) días hábiles para que remita a este Tribunal copia de las Resoluciones impugnadas;

El Oficio Nº 314-2006-SCS-CS de 28 de agosto de 2006 en el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, adjunto al cual se remite copia de las Resoluciones solicitadas, y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 176-2006-CSC-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: MAC S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero interesado: TUDOR AB.

b) Hechos

El 10 de septiembre de 1998, MAC S.A. solicitó el registro como marca del signo TUDOR+GRÁFICA (TUDOR dentro de un rectángulo y a su costado la figura estilizada de dos rayos y todo el conjunto sobre un cuadrilátero conformado por líneas que se entrecruzan, semejando una malla, y en la parte inferior izquierda la frase ‘LA BATERÍA POR EXCELENCIA’), para distinguir “baterias eléctricas, baterías de encendido, baterías de ánodos, sus partes y accesorios, aparatos eléctricos y demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. El 9 de noviembre de 1998, TUDOR AB (Suecia) formuló observación con base en la titularidad de su marca TUDOR para distinguir también productos de la clase 9 y del uso del término TUDOR como nombre comercial o razón social.

MAC S.A. al resolver la observación manifestó que la marca TUDOR (mixta) había sido cancelada por falta de uso mediante Resolución Nº 7929-1998/OSD-INDECOPI de 3 de julio de 1998, confirmada por Resolución 730-1999/TPI-INDECOPI de 14 de junio de 1999.

Por Resolución Nº 10519-1999/OSD-INDECOPI de 29 de septiembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente la observación de TUDOR AB, y otorgó el registro de la marca TUDOR (mixta) solicitada por MAC S.A. Contra dicha Resolución TUDOR AB interpuso recurso de apelación el que fue resuelto por Resolución Nº 1400-2000/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2000, por medio de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revoca la Resolución Nº 10519-1999/OSD-INDECOPI, declaró fundada la observación presentada y, en consecuencia, negó el registro del signo TUDOR (mixto) a favor de MAC S.A.

MAC S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a fin de obtener la nulidad de la Resolución Nº 1400-2000/TPI-INDECOPI. Por sentencia de 2 de junio de 2003, la mencionada Sala Civil Transitoria declara “INFUNDADA la demanda contencioso-administrativa (…) interpuesta por MAC Sociedad Anónima (…)”. Contra dicha Sentencia la sociedad MAC S.A. presentó recurso de apelación.

Finalmente, por providencia de 20 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió: “(…) suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 inciso b) y 128 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión Nº 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora en su demanda hace un recuento de los hechos y manifiesta que cuando contestó la demanda de observaciones interpuesta por TUDOR AB argumentó que “(…) mediante Resolución Nº 7929-1998/OSD-INDECOPI ha sido cancelada por falta de uso la marca TUDOR inscrita bajo Certificado Nº 80708 de TUDOR AB, la misma que si bien ha sido apelada por TUDOR AB es probable que sea confirmada por la Segunda Instancia, deviniendo en improcedente la observación formulada (…) que TUDOR AB carece de legítimo interés para formular observación”. Indica que en el procedimiento administrativo también sostuvo que: “(…) las pruebas presentadas por TUDOR AB no logran acreditar el uso suficiente de la denominación TUDOR como nombre comercial (…)”, también indicó que por Resolución Nº 730-1999/TPI-INDECOPI se confirmó la cancelación por falta de uso de la marca TUDOR “(…) razón por la cual la observación debe ser declarada improcedente”.

Manifiesta que por Resolución Nº 10519-1999-OSD/INDECOPI de 29 de septiembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró “(…) IMPROCEDENTE la observación de TUDOR AB, y otorgó el registro de la marca TUDOR (mixta)”. La actora sostiene que esta Resolución se basó en que TUDOR AB (…) carece de legítimo interés por cuanto su marca TUDOR (…) ha sido cancelada por falta de uso (…). Que (…) no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que la denominación TUDOR o similar sea conocida o identificada en el Perú para sus actividades economicas (sic)”.

Dentro de la demanda contencioso administrativa, indica que “TUDOR AB carece de derechos sobre la marca TUDOR en la Clase 09” por la cancelación de su marca (…) TUDOR AB no ha acreditado el uso del nombre comercial TUDOR en la Clase 09, sino que en el mejor de los casos ha acreditado, en ESPAÑA, el uso de la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.”. También indica que “(…) el uso de la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A. no implica el uso del nombre comercial TUDOR (…) una cosa es la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A. y otra muy distinta es el nombre comercial TUDOR”. Sobre el mismo tema sostiene que: “Las pruebas presentadas por TUDOR AB carecen de mérito probatorio suficiente para acreditar el uso del nombre comercial TUDOR en la clase 9 (…). El Tribunal de Indecopi ha resuelto CONTRARIO A DERECHO, excediendose (sic) de sus facultades, y ha sacado conclusiones INEXACTAS de documentos que NO TIENEN MERITO PROBATORIO SUFICIENTE sino que en el mejor de los casos constituyen pruebas INDICIARIAS pero que para crear CERTEZA en el juzgado requieren de documentos contundentes tales como FACTURAS, COMPROBANTES DE PAGOS, ETC, y no así que todas las pruebas presentadas por TUDOR AB se apoyan esencialmente en CARTAS Y DOCUMENTOS PRIVADOS cursados en una sóla (sic) empresa peruana: Telefónica del Perú S.S.”. Dice que: “Las ‘pruebas de uso’ presentadas por TUDOR AB en el expediente administrativo (…) son a todas luces INSUFICIENTES para acreditar el uso y/o conocimiento en el Perú del nombre comercial ‘TUDOR’”.

Concluye indicando que “(…) TUDOR AB carece de derechos válidamente reconocidos en el Perú sobre el signo TUDOR ya sea como marca de producto o como nombre comercial NO EXISTE ningún impedimento para el registro en el Perú de la marca TUDOR (mixta) (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Sobre el argumento de la demandante de que TUDOR AB carece de derecho sobre la marca TUDOR por la declaración de cancelación por falta de uso de dicha marca, dice: “(…) que este argumento (…) resulta totalmente irrelevante en este caso, dado que el Tribunal de INDECOPI no ha denegado el registro de la marca solicitada por ser confundible con dicha marca, sino porque resulta confundible con el nombre comercial ‘TUDOR’ (…). Prueba de lo expuesto es que el Tribunal de INDECOPI ha invocado como fundamento legal de su resolución la prohibición contenida en el inciso b) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) es decir la prohibición referida al conflicto entre un nombre comercial y una marca y no el inciso a) (…) al momento de presentar su observación (…) la empresa Tudor AB era titular de la marca ‘TUDOR’ (…) la cual aún no había sido cancelada, por lo que tenía legítimo interés para interponer la misma”.

Respecto al...