PROCESO No. 124-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 124-IP-2006

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por el Tribunal Distrital de lo Contenciosos Administrativo N°2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador en el Proceso Interno Nº 154-02-3. Actor: GELATI CIA. LTDA. Marca: BALONCITO (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 498-TDCA-06, de 11 de julio de 2006, mediante el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 con motivo del proceso interno Nº 154-02-3.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de setiembre de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es GELATI CIA. LTDA.

   Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial y al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

   Actúa como tercero interesado, HELADOSA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   Con fecha 9 de noviembre de 1998, HELADOSA S.A. solicitó el registro del signo denominativo BALONCITO, destinado a proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos; especias; hielo), la misma que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 413, de junio de 1999.

   Contra la mencionada solicitud, la empresa GELATI CIA. LTDA., presentó observación en base al registro de la marca BALON-GELATO inscrita en la República del Perú, y solicitada con anterioridad en Colombia y Ecuador, también para proteger productos de la clase 30. Dicha observación fue declarada infundada mediante Resolución Nº 976328, de 23 de febrero de 2000, concediendo el registro de la marca solicitada.

   La actora presentó recurso de reposición, el mismo que fue declarado infundado mediante Resolución Nº 977707 de 2 de mayo de 2000, confirmando la resolución de primera instancia, y ordenando inscribir la marca solicitada en propiedad de HELADOSA S.A.

   Con fecha 24 de noviembre de 2000, GELATI CIA. LTDA., presentó recuso de Plena Jurisdicción o Subjetivo, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 977707.

   2.2 Fundamentos de la Demanda.

   La demandante GELATI CIA. LTDA. señala que del cotejo marcario entre los signos sub materia, se desprende que existe innegable semejanza capaz de crear confusión en la medida que la marca solicitada es la expresión diminutiva de la palabra sustancia componente de la marca registrada por GELATI CIA. LTDA. (BALONCITO vs. BALON-GELATO).

   Que dicho cotejo marcario, efectuado considerando la impresión general o vista en conjunto de la marca, tanto como la semejanza gráfico-visual, fonético-auditiva y de orden conceptual de los signos, determina que la marca solicitada por HELADOSA S.A., no reúne las características y condiciones propias que ameriten su inscripción como tal, pues se trata de una clara imitación de una marca anteriormente inscrita y solicitada para productos de la misma naturaleza.

   2.3 Contestación a la Demanda.

1. Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

   El Presidente del IEPI, Ab. Nelson Velasco, con fecha 26 de enero de 2001, presenta escrito por medio del cual niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ratificándose en la Resolución Nº 977707, ya que a su criterio, guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   El Dr. Mauricio Sánchez Ponce, Director Nacional de Propiedad Industrial (Encargado), mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2001, presenta sus descargos basados en la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Agrega que entre los signos sub materia se advierte una disparidad, porque si bien poseen coincidencias parciales, cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica.

   2.3.2 Contestación de HELADOSA S.A.

   HELADOSA S.A. niega pura y simplemente todos y cada uno de los argumentos de derecho planteados por la demandante, asimismo, considera improcedente la demanda por carecer de elementos jurídicos relevantes a la luz de la legislación vigente y de la jurisprudencia.

   Señala que ha venido utilizando durante 3 años la marca solicitada y esto demuestra la distintividad adquirida del signo, es decir, el cumplimiento del artículo 81 de la Decisión 344.

   Respecto de la comparación conceptual, señala que “BALONCITO, tiene un significado simple y conocido por el consumidor final y además no forza (sic) al consumidor a pensar en una nueva palabra, como es el caso de la marca de la compañía actora, BALON-GELATO (…)”.

   En cuanto a la comparación fonética, señala que éste dependerá del análisis en conjunto de la marca y de la utilización de los signos individualmente considerados, es decir, un cotejo sucesivo y no simultáneo.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y conforme al artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal procedería a interpretar de oficio, el artículo 81 de la Decisión 344.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde...