PROCESO 101-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 101-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: VINILUZITO. Actor: CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Proceso interno Nº 549-2004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 185-2006-SCS-CS de 24 de abril de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 9 de mayo de 2006, por medio del cual la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 549-2004.

El auto de 23 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 185-2006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L.

2. Hechos

   Conforme señala INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. en su escrito de contestación a la demanda, en fecha 3 de noviembre de 1998 presentó “El registro de una nueva marca denominada VINILUZITO”, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; que una vez llevado acabo el examen de los requisitos formales, “con fecha 29 de enero de 1999 se nos otorgó como marca debidamente inscrita con Certificado No. 52186 de la Clase 16 (…) hasta el 29 de enero de 2009”.

   En el texto de la demanda interpuesta por CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., se indica que con fecha 14 de julio de 1999 solicitó la nulidad del registro de la marca VINILUZITO, inscrita bajo certificado Nº 52186, registrada a favor de INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. para distinguir productos de la clase 16; que mediante Resolución Nº 11987-2000/OSD-INDECOPI, del 29 de septiembre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta; que contra tal Resolución, CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI el 14 de junio de 2001 mediante Resolución Nº 740-2001/TPI-INDECOPI, en el sentido de confirmar la anterior decisión y, en consecuencia, declarar infundada la acción de nulidad del registro marcario.

   El 16 de agosto de 2001, fue recibida en la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, demanda contencioso administrativa interpuesta por CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., a fin de que se declare la invalidez de la Resolución 740-2001/TPI-INDECOPI y se proceda a anular el certificado 52186 de registro de la marca VINILUZITO. En fechas 22 de agosto y 3 de septiembre de 2001, la indicada Sala Civil Transitoria recibió dos escritos de la parte actora por los que se modifica parcialmente la demanda. El 12 de octubre de 2001, la Sala Civil Transitoria recibió la contestación de la demanda presentada por el INDECOPI; el 15 de octubre se recibió la contestación formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; y en la misma fecha se recibió la contestación de parte de INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L.

   Por sentencia de 17 de septiembre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar fundada la demanda. Frente a ello, el juez a quo recibió en fecha 19 de noviembre de 2003 el recurso de apelación formulado por INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L.; y, en fecha 1 de diciembre de 2003 recibió la apelación planteada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

   Finalmente, por providencia de 8 de marzo de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decide “suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del Artículo 81, inciso a) y e) del artículo 83, artículo 113 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (…) que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

3. Resolución N° 740-2001/TPI-INDECOPI

   El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, en la Resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 11987-2000/OSD-INDECOPI, señala como cuestión de discusión: “Si el registro de la marca VINILUZITO fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento”; y “Si Industrias Plásticas Caute S.R.L. actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca de producto VINILUZITO”. Como argumentos esenciales de la Resolución impugnada, se desprenden los siguientes: que “es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente”; que “de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal”; que “en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad”; que “si bien la presente acción de nulidad se interpuso con fecha 14 de julio de 1999 (bajo el amparo de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823), la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486”; que “Al momento de otorgarse la marca VINILUZITO inscrita bajo certificado N° 52186 (29 de enero de 1999) se encontraban vigentes la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas”.

   Asimismo, se indica en la resolución impugnada que “la Sala considera que el registro de la marca VINILUZITO no fue concedido contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 83 incisos a) y e) de la Decisión 344”; que “la Sala determina que el certificado N° 52186 correspondiente a la marca VINILUZITO fue otorgado en estricta observancia de lo establecido por las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurso en ninguna de las causales de nulidad previstas por la Decisión 344”; que “Corporación de Industrias Plásticas S.A. al momento de interponer su recurso de apelación, ha manifestado que su marca VINIFAN es notoriamente conocida”; que tal pretensión “no fue invocada en Primera Instancia, no cabe pronunciarse sobre la misma en esta etapa del proceso, por cuanto ello atentaría contra el principio de doble instancia (…)”; por lo que resuelve “CONFIRMAR la Resolución N° 11987-2000/OSD-INDECOPI de fecha 20 de setiembre de 2000 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad”.

4. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora señala que la marca “VINILUZITO” es un diminutivo de la palabra VINILUZ, signo que fue negado anteriormente por ser confundible con la marca VINIFAN de su propiedad. Asimismo, sostiene que es titular de la marca VINIFANCITO, “Certificado No. 686433, para distinguir forros para cuadernos, libros y folders y demás productos de la Clase 16”, que es confundible con la marca VINILUZITO. Sostiene también la actora que es titular de una familia de marcas “caracterizada por el ‘apellido’ VINI, para distinguir forros para cuadernos, libros y folders de la Clase 16”; que “para el público toda marca que distinga artículos para encuadernación o forros para libros, cuadernos y folders de la Clase 16 (…) y posee la raíz VINI, será captada por el público consumidor como parte de la familia VINIFAN”, por lo que el problema se presentará “cuando terceros deseosos de aprovecharse del prestigio de la familia de marcas usan signos compuestos también por la denominación VINI como los signos VINILUZ y VINILUZITO”; que la marca VINIFAN es líder en el mercado peruano de forros para cuadernos, libros y folders, desde por lo menos 25 años a la fecha”; que “Es público y evidente que para el público peruano de forros para cuadernos, libros y folders, la marca VINIFAN goza de la calidad de...