PROCESO 112-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 112-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, del artículo 110 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2001-00269. Actor: LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A. Marca: “JEAN MARIE FARINA” (denominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 0644, de fecha 8 de mayo de 2006, el Consejo de Estado, de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2001-00269.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 18 de agosto de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es: LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.

   Se demanda a la Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es la sociedad ROGER & GALLET S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   La sociedad Laboratorios RETY DE COLOMBIA S.A. solicitó el 29 de abril de 1997, en el expediente administrativo Nº 92359518, la cancelación total por no uso de la marca JEAN MARIE FARINA, registrada bajo el Certificado N° 29967, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

   El 24 de julio de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia denegó la cancelación solicitada mediante Resolución N° 13436, al presentarse las pruebas de uso correspondientes.

   La actora presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior resolución, a fin de que fuera revocada, ya que a su criterio, las pruebas presentadas no acreditaban el uso real y efectivo del signo. Los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la resolución recurrida mediante las Resoluciones Nº 23771 del 25 de septiembre de 2000 y la Nº 02061 del 31 de enero de 2001, respectivamente.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   Los principales Argumentos de la demanda son:

   La violación de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486 relativas a la cancelación de marcas por el no uso, basándose en los criterios que tiene la jurisprudencia de este Tribunal para determinar el uso del signo que pretende ser cancelado.

   En cuanto a la forma de uso de la marca “JEAN MARIE FARINA”, señala que una sola venta en cada uno de los países andinos “(…) no conducen a demostrar la continuidad en el uso de la marca JEAN MARIE FARINA, y la efectiva presencia de la misma en el mercado andino.”

   En cuanto al criterio de la “intensidad”, plantea que: “(…). Las pruebas presentadas con relación a Perú, Venezuela y Ecuador se reducen a un solo documento y por una sola vez, dentro de los tres años anteriores a la fecha al (sic) presentación de la demanda, tal documento no cumple con los requisitos señalados en la Decisión 344 y 486 en cuanto a que demuestre que tales productos distinguidos con tal marca han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde a los productos de la clase 3”.

   De otro lado, señala que en el anuncio publicitario hecho en una revista de variedades, no debe ser tomada en cuenta por cuanto “(…) no se probó la venta efectiva de un producto denominada (sic) “JEAN MARIE FARINA”.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Los principales argumentos de la demandada son:

   La legalidad de los actos acusados, donde señala que las resoluciones impugnadas fueron emitidas conforme al ordenamiento jurídico, señalando que “si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del Derecho Vigente, atendiendo entonces a la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable”.

   Seguidamente destaca criterio jurisprudencial emitido por este Tribunal en el Proceso 17-IP-95.

   Afirma el uso de la marca “JEAN MARIE FARINA”, por cuanto: “(…). Las facturas comerciales allegadas que hacen referencia a las ventas en los países del Pacto Andino son prueba suficiente e idónea y cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ser tenidos como prueba plena de uso de la marca “JEAN MARIE FARINA” (…); debiéndose tener en cuenta que se trata de un producto suntuario que no es de consumo masivo sino selectivo, lo que conlleva a la conclusión que dicha cifra de ventas demuestra suficientemente el uso de la marca en el mercado”.

   Así mismo indica el demandado que: “(…) solamente se requiere que las pruebas demuestren el uso de la marca por parte de su titular legítimo el que puede configurarse a través de la ejecución de un contrato de compraventa de los productos distinguidos con la misma, estableciéndose estos contratos como probados y que demuestran plenamente el uso y la difusión de la marca JEAN MARIE FARINA clase 3 en el territorio nacional”.

   2.3.2 CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.

   La sociedad ROGER & GALLET, contesta la demanda en los siguientes términos:

   1) La notoriedad de la marca objeto de la acción de cancelación, que fundamenta en que el producto es distribuido por prestigiosos grupos comerciales y comercializados en prestigiosas perfumerías, así como los almacenes de “DUTY FREE” de los aeropuertos en todo el mundo.

   2) Señala que la marca se encuentra acompañada de expresiones que modifican el empaque, destacando que tales elementos no afectan la distintividad de la marca registrada y no constituyen una modificación del registro.

   3) Respecto de las pruebas sobre el uso efectivo de la marca indica que las pruebas gozan de total valor probatorio en tanto que “(…). Los antecedentes administrativos de este caso nos indican que el objeto jurídico del mismo refiere a la demostración efectiva del uso de la marca JEAN MARIE FARINA y no tiene relación alguna con obligaciones respaldadas en un título valor, razón por la cual no resultan aplicables los artículos del Código de Comercio referidos por el actor”.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 y, de oficio, el artículo 110 de la misma Decisión. No corresponde la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 por no ser la norma aplicable al caso de autos.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

   Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

   1. Las facturas comerciales que...