PROCESO 149-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 149-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71; 73, literal b), 102 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2270-04. Actor: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Marca: MINERVA (Mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C.

2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C. es titular en Perú de la marca MINERVA (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha marca se encuentra registrada bajo el certificado N° 6096 y fue solicitada para registro el 4 de agosto de 1993. La representación gráfica de la marca es:

   2. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. solicitó el 23 de agosto de 1994, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del certificado de registro de la marca anteriormente descrita, argumentando que es titular del nombre comercial MINERVA.

   3. La Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Resolución N° 12421-95-INDECOPI/OSD de 20 de septiembre de 1995, declaró infundada la acción de nulidad formulada por VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A.

   4. El 16 de octubre de 1995, VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo.

   5. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 16705-95-INDECOPI/OSD, de 22 de diciembre de 1995, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto.

   6. El 24 de enero de 1996, VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1145-2000/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2000, resolvió el recurso de apelación, confirmando las Resoluciones N° 16705-95-INDECOPI/OSD, de fecha 22 de diciembre de 1995 y 12421-95-INDECOPI/OSD, de 20 de septiembre de 1995.

   8. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, presentó demanda de impugnación contra el anterior acto administrativo.

   9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 19 de agosto de 2004, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la Resolución N° 1145-2000/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2000.

   10. Tanto la sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C., como el INDECOPI, mediante escritos radicados el 19 de noviembre de 2004, interpusieron recursos de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos:

   1. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. es titular del nombre comercial MINERVA, ya que lo ha venido usando desde antes de 1951. Además, se encuentra probado tal uso desde el momento de la constitución de la empresa, es decir, desde el 25 de abril de 1951.

   2. El derecho sobre el nombre comercial proviene desde la constitución de la sociedad colectiva J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, por lo siguiente:

      Dicha sociedad se constituyó por medio de escritura pública suscrita por José Carlos Mariátegui La Chira y Julio Cesar Mariátegui la Chira. Al momento del fallecimiento de José Carlos Mariátegui la Chira, 16 de abril de 1930, se les trasfirió el derecho sobre la sociedad colectiva a sus herederos. Por lo anterior, dichos herederos al disolverse dicha sociedad también quedaron con el derecho sobre el nombre comercial MINERVA.

      Se debe tener en cuenta que la sociedad VIUDA DE MARIATEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se constituyó con base en la aportación y transferencia del derecho de los herederos de José Carlos Mariátegui La Chira

   3. La Resolución impugnada al mejor momento de determinar el mejor derecho sobre el nombre comercial MINERVA, no le da valor probatorio a la escritura de constitución de 25 de abril de 1951, estableciendo como fecha inicial de uso 1967.

   4. La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C. actuó de mala fe, ya que conociendo que la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se encontraban usando el nombre comercial MINERVA, solicitó el registro de la marca MINERVA. Con lo anterior, dicha actuación tiene como finalidad sacar a la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. del mercado.

   3. La contestación a la demanda.

      A. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, de la República de Perú.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   1. Si bien es cierto que el origen de la denominación MINERVA se remonta a la creación de la sociedad J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, no lo es el hecho de que hasta la fecha los derechos sobre dicha denominación tengan como titular la demandante. Lo anterior por lo siguiente:

      El 16 de abril de 1930 falleció José Carlos Mariátegui (padre de los accionistas de la empresa demandante), lo que trajo como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad; lo anterior consta en la escritura pública de 4 de junio de 1937.

      Al liquidarse la sociedad se adoptaron distintos acuerdos entre las partes involucradas, es decir, entre el socio sobreviviente y los herederos de su hermano José Carlos Mariátegui La Chira. Uno de dichos acuerdos fue la cesión que realizó Julio César Mariátegui de la denominación MINERVA a favor de los herederos de su hermano, con el objetivo de que utilizaran dicho nombre comercial en un negocio de imprenta y librería ubicado en el distrito de Barranco. Se estipuló claramente en dicho acuerdo que el uso de dicho nombre se circunscribía exclusivamente a dicho distrito, conservando Julio César Mariátegui La Chira la titularidad sobre el mencionado nombre a efectos de usarlo en el resto del territorio nacional.

      Lo anterior se refuerza con el hecho de que se pactó que no podía abrir sucursales fuera de dicho distrito utilizando el mencionado nombre.

   2. La resolución impugnada sí se pronunció sobre la titularidad del nombre comercial MINERVA, ya estableció expresamente que la sociedad Editorial Imprenta Minerva S.A.C. probó haber utilizado continua y efectivamente dicho nombre con anterioridad a la demandante, teniendo por ello un mejor derecho para solicitar el registro como marca.

   3. El uso del nombre comercial MINERVA por parte de la demandante sólo se pudo determinar a partir del mes de enero de 1967. El sólo hecho de que en la escritura pública de constitución de una persona jurídica aparezca el nombre comercial no prueba, de manera real y efectiva, el uso de dicho nombre en el mercado. Por lo tanto, era necesario el complemento con otros medios de prueba.

   4. El hecho de que la denominación MINERVA se encuentre inscrita en el Registro Mercantil de los Registros Públicos de Lima, no le brinda ninguna protección a dicho signo distintivo, ya que el derecho sobre éste se adquiere con su uso. El registro mercantil tiene como finalidad constituir y dar publicidad a las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones.

2. Por parte del tercero interesado.

   La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

   INDECOPI ha reconocido nuestro derecho a la marca Minerva, por cuanto ese nace después de haber recurrido a su registro conforme a la ley, dentro del tiempo debido, y estar acreditado un derecho preeminente reconocido por Escritura Pública.

   Viuda de Mariátegui e Hijos S.A., usufructa (sic) desde hace años en forma indebida la denominación Minerva, pero su error es que cree que al constituirse como una sociedad anónima y agregarle al nombre de la sociedad la denominación comercial Librería Editorial Minerva Miraflores, le daba el derecho al nombre su inscripción registral. Este error es el que le ha producido durante estos años el de insistir en un uso indebido de la marca MINERVA.

   4. Fundamentos Jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 19 de...