PROCESO 159-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 159-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: SUN DESIRE (nominativa). Actor: sociedad HADA. S.A. Proceso interno Nº 2004-0321.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0321.

El auto del 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1541 de 25 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad HADA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: sociedad MULHENS GMBH & CO KG.

b) Hechos

El 30 de junio de 1999, la sociedad MULHENS GMBH & CO KG presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo SUN DESIRE (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 485 al que presentó observación la sociedad HADA S.A. con base en el registro de su marca DESEO en las Clases 1, 3 y 5.

Por Resolución Nº 16378 de 24 de julio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación de HADA S.A. y negó el registro del signo SUN DESIRE (nominativo). MULHENS GMBH & CO KG presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada.

El recurso de reposición fue resuelto, por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 41630 de 23 de diciembre de 2002, revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia, concedió el registro del signo SUN DESIRE (nominativo). Contra dicha Resolución HADA S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 02009, de 30 de enero de 2004, confirmó la Resolución Nº 41630.

Informa la consultante que el 30 de junio de 1999, MULHENS GMBH & CO KG, solicito la cancelación por falta de uso de la marca DESEO, Clase 3, registrada a favor de HADA S.A. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia por Resolución Nº 5483, de 21 de marzo de 2000, no accedió a la cancelación de la marca DESEO. MULHENS GMBH & CO KG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución Nº 17410 de 2000, en la que la División de Signos Distintivos revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 5483 y canceló por no uso la marca DESEO. La sociedad HADA S.A. presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 3920, de 13 de febrero de 2001, revocó la Resolución Nº 17410 de 2000. La sociedad MULHENS GMBH & CO KG presentó acción de nulidad contra las resoluciones que negaron la cancelación por no uso de la marca DESEO.

También informa la consultante que, el 9 de diciembre de 1998, la sociedad MULHENS GMBH & CO KG, solicitó el registro del signo DESIRE (nominativa) para distinguir productos de la Clase 3, a dicha solicitud, presentó observación la sociedad HADA S.A. La División de Signos Distintivos, declaró fundada la observación y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución MULHENS GMBH & CO KG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que confirmó la Resolución impugnada.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y el artículo 135 literales b) e i) por indebida aplicación.

Al referirse a otro proceso administrativo, indica que: “Cuando la Superintendecia (…) efectuó la comparación de los signos DESIRE y DESEO (…) encontró que ambos signos tenían semejanzas visuales, ortográficas, auditivas e ideológicas y que la expresión DESIRE era la traducción al inglés de la palabra DESEO”, sin embargo, dice que: “Resulta incomprensible que si bajo el expediente No. 98-73121 (…) esta entidad ha constatado que existen semejanzas entre DESEO y DESIRE en dos instancias, estime bajo...