PROCESO 133-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 133-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literal a), 136, literales a), b) y h), 154, 190, 225 y, 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 136, literal c), 191, 192, 193, 200, 224 y 228 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0044. Actor: Sociedad TRANSPACK LTDA. Marca nominativa: “TRANSPACK”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de septiembre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: Sociedad TRANSPACK LTDA.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó el 10 de abril de 2001 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo TRANSPACK para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 128.582.

   2. El 12 de julio de 2001 la sociedad TRANSPACK LTDA. presentó oposición al registro del signo denominativo TRANSPACK, con base en los siguientes signos distintivos:

      • Nombre comercial TRANSPACK, utilizado por la sociedad TRANSPACK LTDA. desde hace más de 33 años.

      • Marca mixta TRANSPACK, registrada bajo el número 178.827, para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica de dicho signo es la siguiente:

      • Enseña comercial mixta TRANSPACK, solicitada el 26 de febrero de 2001. A la fecha se encuentra pendiente de expedir el acto administrativo correspondiente.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 33719, de 23 de octubre de 2001, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca denominativa TRANSPACK a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P.

   4. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso los recursos de reposición y de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 01466, de 28 de enero de 2002, confirmando la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 24647 de 24 de septiembre de 2002, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad TRANSPACK LTDA. sustenta su demanda en los siguientes argumentos:

   1. Los signos en conflicto son totalmente idénticos y, por lo tanto, se llevaría al público consumidor a error.

   2. Aún teniendo en cuenta que los servicios protegidos se ubican en clases diferentes, hay que tener en cuenta que el objeto social de las dos empresas es conexo, ya que la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. desarrolla el transporte de datos, lo cual es propio, también, del objeto social de TRANSPACK LTDA.

      INTERNEXA S.A. E.S.P. atiende las ventas utilizando medios modernos de tecnología como Internet y ofrece servicios similares a los de TRANSPACK LTDA., creando así confusión en el público consumidor.

   3. Los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran el primer uso como el hecho que otorga el derecho al uso exclusivo sobre un nombre comercial, y el artículo 136, literal b), de la Decisión citada prevé como causal de irregistrabilidad el hecho de que el signo a registrar se asemeje o sea idéntico a un nombre comercial protegido o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación, tal y como se presenta en el presente caso entre el nombre comercial TRANSPACK y el signo mixto TRANSPACK de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P.

   4. La marca TRANSPACK es notoriamente conocida y, por lo tanto, existe flagrante violación de los derechos de TRANSPACK LTDA., al no otorgarse la protección que deben tener los signos notoriamente conocidos.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   • Con la expedición de los actos administrativos acusados no se ha incurrido en violación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   • No existe riesgo de confusión respecto de los signos en conflicto, ya que protegen servicios de clases diferentes y, en consecuencia, se debe atender al principio de especialidad. Además, se debe tener en cuenta que no se trata del mismo género de servicios y, por lo tanto, el consumidor mantiene a salvo su derecho a no confundirse, ya que la necesidad que satisface cada servicio es sustancialmente distinta y no se relacionan de manera alguna.

   • El nombre comercial TRANSPACK, depositado a nombre de la sociedad TRANSPACK LTDA., no presenta riesgo de confusión con la marca registrada a nombre de INTERNEXA S.A. E.S.P., ya que se trata de signos que protegen servicios de diferente naturaleza, que se encuentran en clases diferentes.

   • No se encuentra acreditado que la marca TRANSPACK de la sociedad TRANSPACK LTDA. sea notoria.

   2. Por parte del tercero interesado.

   La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

   • No se puede confundir el transporte de cosas con el transporte de señales o de datos. Por tal motivo, la actividad económica de TRANSPACK LTDA., que es el transporte de cosas, es completamente disímil de la actividad económica de INTERNEXA S.A. E.S.P.; además de lo anterior, los mercados a los cuales se encuentran dirigidos los productos son completamente diferentes. En consecuencia, no se presenta riesgo de confusión en relación con los signos en conflicto.

   • La marca de la demandante no cumple con los requisitos normativos para demostrar la notoriedad de la marca TRANSPACK de su propiedad.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 134; 135, 136, literales a), b) y h), 154, 166 190; 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como quiera que la Decisión 486 se encontraba vigente al momento en que se solicitó el registro del signo nominativo TRANSPACK, se interpretarán las normas solicitadas, con las siguientes precisiones:

   El artículo 135 no se interpretará en su integridad, sino únicamente su literal a) y no se interpretará el artículo 166 ya que no resulta pertinente al caso bajo estudio.

   Se interpretarán de oficio el literal c) del artículo 136, y los artículos 191; 192; 193; 200; 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b)...