PROCESO No. 142-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 142-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2005-0094. Actor: ALCON INC. Marca: FALCON (denominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 1108, de 18 de julio de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2005-0094.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 13 de septiembre de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es ALCON INC.

   Se demanda a la nación colombiana- Superintendencia de Industria y Comercio.

   Actúa como tercero interesado SANOFI-SYNTHELABO.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   El 30 de setiembre de 2003, la sociedad ALCON INC. solicita el registro del signo FALCON (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial colombiana N° 534; sin embargo, no se presentaron oposiciones al registro.

   Mediante Resolución Nº 18704 de 6 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia deniega el registro marcario, dada la existencia previa en registros de la marca FALCONIL, para proteger productos también de la clase 5, a nombre de SANOFI-SYNTHELABO. El solicitante presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación; sin embargo, la Autoridad Administrativa confirma la decisión de primera instancia mediante Resolución Nº 26716 de 27 de octubre de 2004.

   Así, ALCON INC. el 8 de marzo de 2005, presenta acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra esta última resolución, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Fundamentos de la Demanda.

   Señala la actora ser titular en la clase 5 y otras clases, de registros marcarios que contienen el término ALCON, por lo que argumenta que el público consumidor podría relacionar la expresión FALCON con sus marcas registradas.

   De otro lado, alega ser titular del signo FALCON, en diversos países, como Perú, Ecuador, Estados Unidos, y otros.

   Argumenta que las marcas en conflicto, si bien están orientadas a proteger productos de la clase 5, los productos que distinguen son diferentes y por tanto, los consumidores y los canales de distribución son diferentes. Mientras el signo solicitado está orientado a distinguir productos oftalmológicos y otorrinolaringológicos, la marca registrada protege productos farmacéuticos en general.

   Asimismo, señala que se violó la norma comunitaria, específicamente el artículo 134 de la Decisión 486, ya que la marca solicitada para registro cumple con todos y cada uno de los requisitos que la ley marcaria exige para que una expresión sea registrada como tal, “además cumple con todos y cada uno de los parámetros establecidos en este artículo, por ser ésta una invención fantástica de características especiales que cumple ante todo con el requisito de distintividad (…)”.

   Finalmente, agrega que entre los signos en conflicto no existe similitud de tipo gráfica ni fonética y que siguiendo las reglas para el cotejo marcario que establece la jurisprudencia de este Tribunal, no se llega a establecer similitud al grado de generar confusión entre los signos sub litis.

   2.3 Contestación a la Demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, por el hecho que siguiendo los antecedentes jurisprudenciales de este Tribunal, y dada la existencia de similitud gráfica y fonética entre los signos sub materia, se concluye en que la coexistencia de éstos sería capaz de generar confusión en el público consumidor. Asimismo, que los productos que pretende distinguirse con el signo solicitado están comprendidos por la marca registrada, ambos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos solicitados 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISION 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136

   No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los...