PROCESO 108-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: KRISTAL ESSENCE (mixta). Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 2170-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2170-2005.

El auto de 2 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 192-2006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Inversiones Famika S.A.

b) Hechos

El 13 de junio de 2000, INVERSIONES FAMIKA S.A. (Perú) solicitó el registro como marca del signo “KRISTAL ESSENCE y logotipo para distinguir perfumería cosmética de la Clase 03 de la Nomenclatura Oficial”. El 7 de agosto de 2000, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló observación manifestando ser titular de diversas marcas y lemas comerciales que contienen la denominación CRISTAL para distinguir productos de las clases 16, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39 y servicios de la clase 41.

Por Resolución Nº 2209-2002/OSD-INDECOPI de 6 de marzo de 2002, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de INVERSIONES FAMIKA S.A. , de Perú, la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación KRISTAL ESSENCE escrita en letras características y el perfil de un cisne estilizado, sin reivindicar colores (…) para distinguir perfumería cosmética de la clase 3 de la Clasificación Internacional (…)”.

Contra dicha Resolución, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 703-2002/TPI-INDECOPI de 24 de julio de 2002, en que decide: “CONFIRMAR la Resolución Nº 2209-2002-OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto (…) KRISTAL ESSENCE (…)”.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., el 18 de septiembre de 2002, interpuso demanda contencioso administrativa ante la Corte Superior de Lima, en contra las Resoluciones antes citadas. Consta en el expediente que el 29 de noviembre de 2002, únicamente el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dio contestación a la demanda.

El 3 de junio de 2004, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA EN SUS DOS EXTREMOS LA DEMANDA interpuesta (…) por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el 22 de julio 2005, que decidió confirmar la sentencia apelada y en consecuencia “declarar infundada en sus dos extremos la demanda interpuesta (…)”.

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., interpuso en fecha 9 de septiembre de 2005, recurso de casación contra la sentencia mencionada, ante lo cual la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por providencia de 6 de marzo de 2006, consideró que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación del inciso d) y e) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 (…), y; cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”; y, por tanto “Declararon PROCEDENTE el recurso de casación (…) y SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que su marca CRISTAL registrada para productos de diferentes clases es notoria y que “(…) aún en ausencia de posibilidad alguna de confusión merece ser protegida del fenómeno de la dilución debido a que corre el riesgo de perder la mayor parte de su poder de atracción (…)”. Hace una referencia doctrinal y jurisprudencial sobre la notoriedad de la marca, y sobre el hecho de que esta notoriedad rompe el principio de especialidad. Indica que: “nadie (…) puede poner en discusión la condición de notoria de la cual goza la marca CRISTAL en el Perú. Su antigüedad, prestigio y la calidad del producto por ella identificado, las grandes inversiones en publicidad, además del hecho de ser la cerveza con más ventas en el país, no dejan dudas al respecto. Ella ha sido reconocida en más de una oportunidad por el INDECOPI”. Sobre el mismo tema, continúa diciendo: “(…) que la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se sitúa entre los consumidores de cerveza sino también entre aquellos pertenecientes a otros mercados, por lo queda (sic) desvirtuado cualquier cuestionamiento que se pretenda hacer al alcance de su notoriedad y a la aplicación de la excepción al principio de especialidad que la misma merece”. También dice: “(…) que no sólo hemos acreditado notoriedad sino, la concurrencia de los supuestos de riesgo de confusión, aprovechamiento y consecuentemente la dilución de nuestra fuerza distintiva”.

Igualmente, argumenta que “Los productos que pretende distinguir la marca ‘KRISTAL ESSENCE’ y logotipo cuenta con el mismo canal de distribución que las cervezas como por ejemplo las bodegas, los centros comerciales no sólo la cerveza se expende en bares o restaurantes por lo que al tener un mismo canal de distribución el grado de confusión es mayor”.

También sostiene que: “(…) al existir confusión, asociación, aprovechamiento injusto es evidente que el poder distintivo de nuestra marca se diluirá (…) si bien es cierto la marca en cuestión ‘KRISTAL ESSENCE’ y logotipo contiene un elemento adicional a nuestra marca notoria. Cabe precisar que el elemento de mayor relevancia es la denominación KRISTAL (…) el elemento KRISTAL y nuestra marca notoria CRISTAL son fonéticamente idénticos (…). Desde el punto de vista gráfico son extremadamente idénticos siendo sólo diferenciadas por las letras ‘K’, siendo evidente que la marca que se pretende otorgar es una imitación de nuestra notoriamente conocida CRISTAL (…). Es por ello que llama la atención el criterio aplicado por el Tribunal del Indecopi al declarar infundada nuestra observación, pues en ese fallo se desvirtúa (…) la protección especial que se le brinda a este tipo de marcas notorias (…). El titular de la Marca Notoria tiene un derecho de exclusión que puede utilizarse para cualquier tipo de productos o servicios, aún en el caso que no sean similares a aquellos en relación con los cuales la marca fue registrada”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Señala que para el presente caso debe aplicarse la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que: “(…) el Tribunal del INDECOPI juzgó la notoriedad de la marca CRISTAL en base a los criterios establecidos en el artículo 228º de la Decisión Nº 486 y juzgó la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro de la marca KRISTAL ESSENCE a la luz de la prohibición contenida en el inciso h) del artículo 136º de la Decisión Nº 486. La Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, podrá apreciar que la empresa demandante no se refiere a lo largo de su escrito de demanda a ninguna de las normas antes mencionadas (…)”.

Dice que la demandante omitió referirse a dos hechos: “El primero (…) es que la denominación que conforma la marca notoria (CRISTAL) posee un significado en el idioma español, que dependiendo del contexto en el que se use puede tener una connotación particular (de información) por lo que en relación con algunos productos el uso de esta denominación será necesario (…) Es por esta razón que no podrá prohibirse totalmente el uso de la denominación ‘CRISTAL’ en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si por la forma como se usa la denominación no es a título distintivo, sino más bien informativo o descriptivo de las características de los productios (sic) o servicios que se pretende distinguir”. El segundo lo “(…)...