PROCESO 125-IP-2006

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 125-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 58, literales f) y g), de la mencionada Decisión; y el párrafo cuarto del articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 593-2005. Actor: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. Marca: “JOLIE DE VOGUE & LOGOTIPO” (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de agosto de 2006.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC.

    Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

    PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES.

    Tercero interesado: LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A.

    1. DATOS Relevantes.

      1. HECHOS.

        Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

      2. La sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. es titular en Perú de marca JOLIE DE VOGUE (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha marca se encuentra registrada bajo el certificado No. 80965 y fue concedida el 6 de julio de 1988. La representación gráfica de la marca es:

      3. La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. solicitó el 29 de febrero de 2000, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del certificado de registro de la marca anteriormente descrita, argumentando que es titular de las siguientes marcas denominativas:

        • VOGUE, para distinguir periódicos y publicaciones de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado 37026, vigente desde el 5 de mazo de 1981 hasta el 1 de febrero de 2006.

        • VOGUE para distinguir formas, modelos o moldes de papel, impresos y similares en general de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado 29361, vigente desde el 27 de mayo de 1980 hasta el 27 de mayo de 2005.

      4. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 6702-2001/OSD-INDECOPI de 25 de junio de 2001, declaró infundada la acción de nulidad.

      5. La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., el 20 de julio de 2001 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. El Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, mediante Resolución N° 1719-2001/TPI-INDECOPI del 19 de diciembre de 2001, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución N° 6702-2001/OSD-INDECOPI del 25 de junio de 2001.

      7. El 14 de febrero de 2002, la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, presentó demanda de impugnación contra el anterior acto administrativo.

      8. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2004, declaró infundada la demanda interpuesta.

      9. La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., mediante escrito radicado el 17 de enero de 2005, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

      10. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

        La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos:

      11. La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., además de registrar marcas en Perú, tiene registros de la marca VOGUE en otros Países de la Comunidad Andina: “Bolivia, Certificados N° 61193 y 61194; Colombia, Certificados N° 12355 y 1019978; Ecuador, Certificados N° 1320 y 664; Venezuela, Certificados N° 102 y 303”; así mismo cuenta con más registros en otros países del mundo.

      12. La marca VOGUE es notoriamente conocida desde 1988, identificando productos de belleza, moda, perfumería, cosméticos y publicaciones relacionadas con este medio; por lo anterior, goza de amplia difusión y prestigio, además de ser reconocida por los consumidores tanto en el país, como alrededor del mundo.

        Fue reconocida como notoria en Perú en el año 1993, atendiendo a la notoriedad preexistente de dicha marca.

      13. No es necesario para proteger un signo notorio, que dicho signo se encuentre registrado en el País Miembro de que se trate, ya que basta para cumplir con el presupuesto normativo que el signo sea notoriamente conocido en el país en que se solicitó el registro, en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

      14. La marca JOLIE DE VOGUE (mixta) imita con exactitud las características tipográficas de la marca VOGUE. Desde el punto de vista gráfico, no solo se copia la denominación VOGUE, sino el tipo de letra utilizado en dicha marca, es decir, en letra mayúscula. Por lo anterior, la denominación JOLIE se escribe en cursiva, mientras la denominación VOGUE se encuentra escrita de manera similar a la forma en que desde hace más de cien años es utilizada en el mercado la marca VOGUE.

      15. Además de lo anterior, entre las expresiones JOLIE y VOGUE se utiliza la preposición DE, indicando una relación de pertenencia u origen empresarial.

      16. La contestaciOn a la demanda.

        A. Por parte del Instituto Nacional Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

        El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      17. La notoriedad de un signo debe ser probada y no deducida. De las pruebas aportadas por el demandante no se prueba que la marca VOGUE sea notoria desde el año 1988, momento en que se otorgó el registro impugnado.

      18. Las marcas en conflicto amparan productos ubicados en clases diferentes; por tal razón, quedaban fuera del examen aquellos signos que pese a ser idénticos o similares, estuvieran inscritos en clases diferentes, sin perjuicio de la protección especial de la marca notoria, aspecto que no corresponde al caso bajo estudio.

      19. La supuesta mala fe que la demandante atribuye a la demandada no tiene sustento probatorio.

      20. El artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que el registro de la marca y su protección sólo se extiende en unas clases, por lo que no cabe hacer un examen comparativo entre los signos en conflicto porque amparan productos de clases diferentes.

    2. Por parte del tercero interesado.

      LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, según el informe del Juez Consultante no contestó la demanda.

      1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA de 27 de SEPTIEMBRE de 2004, PROFERIDA POR LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PERÚ.

      La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos:

      “ (…) UNDÉCIMO: Que, en el presente caso, la actora no ha acreditado ni en el proceso administrativo acompañado, ni en los presentes autos la notoriedad de la marca VOGUE a la fecha de registro de la marca JOLIE DE VOGUE & LOGOTIPO, conclusión a la que se llega tras analizar los instrumentos con que se pretende sustentar este extremo; además, la norma comunitaria protege la marca notoria cuando se trata de productos “similares o idénticos” y no disímiles o de diversa naturaleza, como ocurre en el presente caso; DUODÉCIMO: Que analizadas las pruebas aportadas en su conjunto se concluye que la Resolución administrativa materia de litis ha sido expedida conforme a las exigencias legales para su validez, por lo que no ocurre causal alguna que amerite declarar su nulidad; estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con el dictamen fiscal; declararon INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC contra el INDECOPI y otros, sobre nulidad de resolución administrativa; (…) ”.

  3. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

    Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 55, literal g) y 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    No obstante lo anterior sólo se interpretará el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente el momento en que se solicitó el registro de JOLIE DE VOGUE (mixta), ya que el literal g) del articulo 55 no existe en dicha Decisión.

    Igualmente se interpretarán de oficio el artículo 58 literales f) y g) de la mencionada Decisión, así como el párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto JOLIE DE VOGUE se realizó en vigencia...

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