PROCESO 118-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 118-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 71; 72 literales a), d) y e); 73, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República del Ecuador. Expediente interno N° 5525- L.Y.M. Actor: ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Marca: BON O BON (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de julio de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Demandados: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Terceros interesados: Sociedad COLOMBINA S.A.

Sociedad LA UNIVERSAL S.A.

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL solicitó el 29 de julio de 1993 el registro del signo denominativo BON O BON para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 40660/93.

   2. La sociedad COLOMBINA S.A. presentó observaciones al registro del signo denominativo BON O BON, con base en la marca denominativa BON BON BUM para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el número 2695 de 1991.

   3. La sociedad LA UNIVERSAL S.A. presentó una segunda observación al registro del signo denominativo BON O BON, con base en la marca denominativa BON BON LA UNIVERSAL para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el número 62-68.

   4. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 995413 de 16 de julio de 1998, aceptó las observaciones presentadas y negó el registro del signo denominativo BON O BON.

   5. La sociedad ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, el 18 de noviembre de 1998 presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad demandante soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos :

   1. La denominación BON BON es genérica y descriptiva; por lo tanto, se debe prescindir de ella al realizar el cotejo marcario. En efecto, la comparación entre los signos en conflicto se debería hacer entre BUM y BON O BON, por un lado, y entre LA UNIVERSAL y BON O BON, por el otro.

   2. Aún cuando se considerara que la denominación BON BON no es genérica ni descriptiva, el signo solicitado es perceptible y suficientemente distintivo, ya que posee una O central que le da tal carácter y lo distingue claramente de las marcas observantes.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador.

   De conformidad con el informe del Juez Consultante, a pesar de haber sido legalmente citado el Ministerio no contestó la demanda.

   2. Por parte del Procurador General del Estado.

   El Procurador General del Estado, mediante el Director Nacional de Patrocinio del Estado, contestó la demanda de la siguiente manera:

   De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía, cuyo representante legal es el Presidente. Por lo tanto, corresponde a su representante legal comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada

   .

   c. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

   Aunque mediante auto de 16 de diciembre de 1998 se ordenó la notificación al Director Nacional de Propiedad Industrial (fl. 00016), ni del informe del Juez Consultante, ni de los documentos anexos al mismo se da cuenta de su comparencia al proceso en su contra.

   d. Por parte de los terceros interesados.

   • Sociedad COLOMBINA S.A.

   La sociedad COLOMBINA S.A. contestó la demanda con los siguientes planteamientos:

   ➢ La marca BON BON BUM de COLOMBINA S.A. es notoria, ya que es conocida por parte de todo el público, consumidor o no de los productos que protege. Por lo tanto, dicha marca debe ser protegida.

   ➢ El análisis de las marcas en conflicto debe hacerse como lo hace el público consumidor que las percibe en el mercado, es decir, como una unidad, y no como la sociedad actora pretende que sean analizadas.

   ➢ La genericidad y descriptividad de la denominación BON BON debe ser aplicada primero sobre la marca solicitada y determinarse, entonces, su irregistrabilidad.

   ➢ En la marca BON BON BUM, el término BON BON, por su constante uso en el mercado dentro de la combinación distintiva BON BON BUM, ha pasado a tener un segundo significado (secondary meaning). Por lo tanto, va más allá del concepto simple y directo que el término por sí sólo puede evocar.

   • Sociedad LA UNIVERSAL S.A.

   La sociedad LA UNIVERSAL S.A. contestó la demanda con los siguientes planteamientos:

   ➢ La denominación BON O BON, por el hecho de tener una O intermedia no deja de ser una denominación distinta de la expresión genérica y descriptiva BON BON. Tiene el mismo significado fonético e ideológico de dicha expresión genérica y descriptiva y, por lo tanto, es irregistrable en relación con los productos de la clase 30. de la Clasificación Internacional.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 81; 82, literales a), d), e) y h); y 83, literales a), d), y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 71; 72, literales a) y d); y 73, a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa sustancial vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo BON O BON.

   Asimismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISION 313

   (…)

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 72

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse

;

(…)

Artículo 73

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el...