PROCESO 117-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 117-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, de los artículos 83 literal e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N°1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno N° 6697-LYM. Actores: COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S.A. Marca: “SURAMERICANA” (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecinuevee días del mes de setiembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 736-TDCA-2S, de 5 de junio de 2006, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), h), y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6697-LYM.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 23 de agosto de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es: COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S.A.

   Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al Procurador General del Estado, y como beneficiaria del acto administrativo impugnado, a la compañía CERVESURSA CERVECERÍA SURAMERICANA.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   Con fecha 31 de octubre de 1996, CERVESURSA, CERVECERIA SURAMERICANA S.A. presentó solicitud de registro del signo “SURAMERICANA Y LOGOTIPO” para proteger servicios de publicidad y negocios, prestación de servicios de asistencia administrativa y profesional para la organización de establecimientos relacionados con la preparación y venta de productos alimenticios, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

   COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. presenta observación en base al registro de la marca gráfica, registrada en la clase 32.

   COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS S.A. presenta una segunda observación al registro solicitado en base al derecho que le confieren sus marcas “SURAMERICANA y etiqueta” registradas en Colombia bajo los números 140736 y 140742 del 13 de abril de 1993 y destinadas a proteger los servicios de las clases internacionales 35 y 36.

   Con fecha 27 de Agosto de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 972136 decidió declarar infundada la observación realizada por la demandante y conceder el registro del signo solicitado, por no ser contrario a lo preescrito en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y las leyes nacionales de la República del Ecuador. “La marca solicitada es distinta de las denominaciones observantes, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual ni fonético-auditivo, por lo que no se producirá dilución de la fuerza distintiva, respecto de la marca observante, tanto más cuanto la denominación solicitada posee un Logotipo singular así como elementos gráficos y fonéticos que la individualizan”.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   Las empresas demandantes, COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S.A., señalan como principales argumentos:

1. La notoriedad de las marcas registradas a su nombre, indicando que en el expediente administrativo obra suficiente documentación para probar dicha calidad.

2. Alega asimismo, riesgo de confusión en virtud de la similitud gráfica y fonética entre los signos.

3. Indica que posee un derecho exclusivo sobre la marca “SURAMERICANA Y LOGOTIPO” y los productos de la clase que protege, indicando como fundamento a su alegato, la sentencia 07-IP-95.

4. Por último, plantea que la Resolución no se ajusta a lo establecido por el artículo 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1 El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

   Contesta la demanda en los siguientes términos:

1. Negación pura y simple de los fundamentos de hecho.

2. Su válida competencia conforme al artículo 95 de la Decisión 344, para decidir sobre la concesión o no de un registro de marca.

3. Plantea que analizadas conforme a las reglas de la doctrina “(…) como son que las marcas sean vistas de un modo sucesivo no simultaneo en conjunto sin fraccionarlas, una después de la otra, desde la óptica del consumidor común y corriente, atendiendo a las semejanzas no a las diferencias, entre otras se concluyó que las denominaciones en controversia existen suficientes elementos que las individualizan, por lo que estas no inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos”.

4. Plantea que no existe similitud en los aspectos gráfico-visuales y fonéticos-auditivos, con las marcas observantes y que por ellos no perdería su fuerza distintiva.

5. Señala que la empresa que solicitó el registro de la marca, posee ya registrada la denominación “SURAMERICANA” para proteger productos de la clase internacional 32 y otras clases internacionales, con lo que se denota su uso dentro de los círculos comerciales del país.

   2.3.3 Procurador General del Estado.

   Indica que en virtud que el IEPI es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y operativa cuyo representante legal es su presidente, corresponde a este comparecer directamente en juicio en defensa de la institución demandada. Señala casillero Judicial a fin de vigilar las actuaciones procesales.

4. Tercero Interesado.

   CERVESURSA presenta contestación a la demanda en los siguientes términos:

1. Negativa pura y simple de los hechos y el derecho.

2. Excepciones de orden procesal que versan en incumplimientos de los requisitos de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, falta de derecho del actor para proponer su demanda, caducidad del Derecho de la parte actora para presentar esta demanda y prescripción de la acción.

3. Alega, que los servicios que protegen las marcas demandantes son muy diferentes de los que protege la marca otorgada, lo que elimina el riesgo de confusión pues los primeros versan sobre venta de seguros y los de la demandada se refieren a productos y comercialización de cerveza.

4. Niega la notoriedad de la marca de la demandante por cuanto: “(…) carecen de registros y son completamente desconocidos”.

5. Señala que el nombre “SURAMERICANA” está plenamente identificado por su logotipo que es distinto a cualquier otro.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y conforme a lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal se interpretará, de oficio los artículos 83 literal e) y 84 de la misma Decisión. No se procederá a interpretar el artículo 82 literal a) por estar contenido en el artículo 81, ni el 82 literal h), por no considerarse pertinente al caso.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 81

   Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   (…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes...