PROCESO 128-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 128-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135 literales a), b), e), f) y g) de la misma Decisión. Formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-0427. Actor: Sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC. Marca mixta: “USA GOLD”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de agosto de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC. solicitó el 8 de julio de 2003, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto USA GOLD para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 03-057-259. La representación gráfica del signo solicitado es la siguiente:

      2. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A. presentó oposición al registro del signo mixto USA GOLD, con base en la marca mixta AMERICAN GOLD, registrada para amparar productos de la clase 34 y bajo el certificado 212090. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      3. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 4191 del 26 de febrero de 2004, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca mixta USA GOLD.

      4. Contra esta decisión la sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC., interpuso los recursos de reposición y el subsidio de apelación.

      5. El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 08291 del 27 de abril de 2004, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución No. 4191 de 26 de febrero de 2004 y concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 21469 del 31 de agosto de 2004, resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando el acto recurrido.

      7. La sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC., mediante apoderado, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos anotados anteriormente.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. El signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad, ya que es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Se trata de un diseño indivisible formado por un todo, que es novedoso y suficientemente distintivo respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse.

      2. La Superintendencia de Industria y Comercio no hizo un examen minucioso del signo, y lo limitó a una de las dos expresiones nominativas que hacen parte de cada signo, excluyendo el diseño, parte de las expresiones, la distribución de colores, el tamaño y el tipo especial de letra. Estos aspectos no deben ser omitidos, ya que conforman la estructura de las marcas enfrentadas y son elementos esenciales e inherentes a cada signo. La Superintendencia no aplicó las reglas fijadas por la doctrina y la jurisprudencia en la comparación de signos mixtos.

      3. Desde el punto de vista visual los diseños de las marcas en conflicto son completamente diferentes, pero la Superintendencia basó su análisis en que ambos signos contienen la palabra GOLD y, además, supone que las palabras USA y AMERICAN son equivalentes o tienen el mismo significado. La Superintendencia no tomó en cuenta que los signos enfrentados son morfológicamente desiguales y, además, que el tipo de letra, los elementos, el diseño especial y los colores impiden que las marcas se puedan confundir.

      4. Desde el punto de vista fonético los signos en conflicto responden a sonidos diferentes.

      5. Desde el punto de vista conceptual, la palabra AMERICAN significa que es natural de América, que pertenece a esta parte del mundo, mientras que la palabra USA se identifica como las siglas o iniciales en idioma inglés de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, son dos expresiones completamente diferentes. Además, el idioma oficial de Colombia es el español y, por lo tanto, no se debe presumir que los consumidores hablan inglés e inmediatamente van a traducir lo que significa cada expresión.

      En el caso de AMERICAN GOLD, GOLD se calificaría como un adjetivo que permite dar categoría al producto, el cual es línea oro.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • Con la expedición de los actos administrativos acusados no se ha incurrido en violación alguna de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

         • El signo solicitado no es distintivo, ya que al compararlo en conjunto con la marca AMERICAN GOLD (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional, se encuentran semejanzas capaces de generar confusión directa o indirecta en el público consumidor.

         • La expresión GOLD es de uso común para distinguir productos de la clase 34, y los demás elementos que componen las marcas llevan al consumidor a error y confusión. Las palabras AMERICAN y USA hacen referencia a una misma idea relacionada con los Estados Unidos de América.

         • En relación con el elemento gráfico, la bandera y la figura adicional del águila llevarían a crear la idea errónea en el consumidor de que los productos tienen el mismo origen empresarial.

         • Es importante tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos comprendidos en la clase 34 de la nomenclatura vigente.

      2. Por parte del tercero interesado.

         La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A. contestó la demanda con los siguientes argumentos:

         • Los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista denominativo y gráfico.

         • Los signos en conflicto comparten la expresión GOLD, que previamente había sido registrada como parte de la marca AMERICAN GOLD de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

         • La palabra AMERICAN en la marca AMERICAN GOLD alude expresamente a los Estados Unidos de América, tal y como se evidencia al apreciar la gráfica que complementa la marca, ya que en ella aparecen la bandera, las estrellas y el águila, elementos característicos de Estados Unidos. En consecuencia, las palabras AMERICAN y USA se refieren a Estados Unidos de América y, por lo tanto, conceptualmente las marcas en conflicto se confunden, ya que significan lo mismo: Oro americano y Oro de los Estados Unidos.

         • Para el consumidor promedio, los elementos gráficos utilizados en ambas marcas evocan al país del norte, ya que contienen elementos típicos como la bandera, las estrellas y el águila. Además, en la marca AMERICAN GOLD, se reivindicaron junto con el dorado, los colores rojo, blanco y azul de la bandera de los Estados Unidos.

         • Si las marcas en conflicto llegasen a coexistir en el mercado, se generaría riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor medio. Éste al comprar una caja de cigarrillos pensaría que se trata del mismo producto, o que tienen el mismo origen empresarial, es decir, que los fabrica Coltabaco S.A., la mayor y más antigua empresa fabricante de cigarrillos en Colombia.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 135, literales a), b), e), f) y g) de la mencionada Decisión.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes...