PROCESO 56-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 56-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: VITASHAKE (mixta). Actor: sociedad SUCESORES DE JOSÉ RESTREPO & CÍA. S.A., CASA LUKER S.A. Proceso interno Nº 2003-00302.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, adjuntada al oficio Nº 0278 de 23 de febrero de 2006, recibido en este Tribunal el 10 de marzo de 2006, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135, 136 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00302.

El auto de 19 de abril de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0278, complementada con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: SOCIEDAD SUCESORES DE JOSÉ RESTREPO & CÍA. S.A, CASA LUKER S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad The Sunrider Corporation D.B.A. Sunrider Internacional.

b) Hechos

El 3 de mayo de 2001, la sociedad The Sunrider Corporation D.B.A, Sunrider International solicitó el registro como marca del signo VITASHAKE (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel; jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 505 de 27 de junio de 2001. Presentaron oposiciones la sociedad Laboratorios Ecar Limitada con base en la titularidad de la marca DIETSHAKE clase 29 y la sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A., Casa Luker S.A. con base en su marca SHAKE para las clases 30, 31 y 34.

Por Resolución Nº 9856, de 22 de marzo del 2002, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró “(…) fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Ecar Limitada (…) fundada la oposición presentada por la sociedad Sucesores de José Jesúa (sic) Restrepo & Cía (…) “ y decidió “(…) negar el registro de la marca VITASHAKE (mixta) solicitada por la sociedad The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider International (…)”.

La sociedad The Sunrider Corporation D.B.A. Sunrider International interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución N°. 02493 de 31 de enero de 2003 resolvió “Revocar la decisión contenida en la resolución 9856 de 2002 (…). Declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Laboratorios Ecar Ltda. y por Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. (…) Conceder el registro de la marca mixta VITASHAKE (…) para productos de la clase 30 (…) a favor The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider International (…)”.

Informa la consultante, que contra la Resolución Nº 02493, la sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. interpuso “Recurso extraordinario de revocatoria directa, el cual a la fecha de presentación de la demanda no había sido estudiado ni resuelto, razón por la cual opera el silencio administrativo y por lo tanto al pasar cuatro meses desde su interposición en la situación indicada se tiene por negada la petición en él formulada”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora sostiene que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca VITASHAKE “(…) no es apta para distinguir productos o servicios en el mercado. La marca solicitada está formada por la partícula de uso común VITA y la marca registrada a favor de mis poderdantes SHAKE; ello lleva a que el consumidor desprevenido crea que el producto VITASHAKE es de la línea de los productos SHAKE (…)”. Dice que: “La adición de la partícula de uso común VITA a la marca registrada y vigente SHAKE no le otorga la suficiente distintividad ya que ella en sí misma no tiene la suficiente fuerza semántica como para imprimirle distintividad a la expresión resultante (…)”.

   Indica también que se violó el artículo 135 de la Decisión 486 “(…) la marca VITASHAKE carece de distintividad ya que al estar formada por una marca registrada y una partícula de uso común, es imposible que el resultado sea distintivo (…). Para un consumidor desprevenido es apenas elemental que los productos SHAKE Y VITASHAKE son de la misma familia y tienen el mismo origen empresarial”.

   Argumenta igualmente que se violó el artículo 136 de la Decisión 486 “(…) por cuanto la Administración no aplicó esta causal de irregistrabilidad vigente al momento de decidir el recurso de Apelación, desestimando la existencia de los registros marcarios anteriores de la marca SHAKE”. Después de citar jurisprudencia de este Tribunal dice que, además “(…) se debe tener en cuenta que uno de los fines de la marca es proteger al consumidor, no solo al productor. Se debe proteger al consumidor medio, quien es distraído por naturaleza y no pone la suficiente atención al adquirir un producto, máxime si uno y otro productos son de consumo masivo como es este caso (…)”.

   Finalmente, la actora indica que se violó el artículo 155 de la Decisión 486, toda vez que: “(…) la Administración en forma totalmente inexplicable desconoció un acto administrativo por ella misma expedido como es la Resolución por medio de la cual concedió el registro de la marca SHAKE (…)”. Indica también que: “La Superintendencia (…) negó a la sociedad Casa Luker S.A. titular de la marca SHAKE, el derecho a usarla en forma exclusiva (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice que, con la emisión de la Resolución 02493 de 31 de enero de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…) artículos 134, 135, 136”. Igualmente, dice que esta Resolución se expidió: “(…) legal y válidamente (…) declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía S.A. concediendo el registro de la marca ‘VITASHAKE’ (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 (…) solicitada por la Sociedad The Sunrider Corporation D.B.A., Sunrider International”.

   También dice que: “Efectuado el estudios (sic) de confundibilidad se establece que si bien los signos en controversia coinciden en las letras ‘SHAKE’, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que el elemento gramatical ‘VITA’ le imprime a la marca solicitada la suficiente distintividad”.

   La Superintendencia indica que realizado el correspondiente estudio: “(…) tenemos que el signo solicitado como marca se encuentra estructurado por nueve letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora que consta de cinco letras, lo cual le da la suficiente distintividad, lo que permite inferir sin dificultad que desde el punto de vista de un cotejo visual, existe una estructura completamente distinta o diferenciadora. (sic) y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre ellos (…) en cuanto al aspecto auditivo se tiene que la pronunciación de la marca ‘VITASHAKE’ es diferente a la de ‘shake’ generando una percepción sonora y auditiva totalmente diferente (…) en cuanto al aspecto conceptual se tiene que el signo solicitado se compone del prefijo de uso común ‘VITA’ en la clase 30 y el sufijo ‘SHAKE’ que significa batido o mateada, lo cual convierte a la marca ‘SHAKE’ en una marca débil, por lo tanto puede ser usada por otros...