PROCESO 137-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 137-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad McNEIL- PPC, INC.

Marca: “SPLENDA”.

Expediente Interno N° 6728-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 6 de septiembre de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad McNEIL-PPC, INC.

   La parte demandada la constituyen: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado a la sociedad PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad McNEIL-PPC, INC., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa:

   - Nº 971946, de 17 de agosto de 1999, notificada el 24 de agosto del mismo año, en la cual se resolvió aceptar la observación presentada por PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A. con fundamento en la marca de su propiedad “SPLENDID”, Clase 30; y, rechazar el registro del signo “SPLENDA”, para proteger productos de la clase internacional Nº 30, solicitado por McNEIL-PPC, INC., al considerar que el mismo contraviene los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, los artículos 195 literal a) y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, y, en consecuencia, ordenó el archivo de dicho expediente.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

      - El 10 de abril de 1996, la sociedad McNEIL-PPC, INC., solicitó el registro del signo “SPLENDA”, para amparar “edulcorantes de bajas calorías derivados del azúcar”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 389, Pág. 44.

      - El 8 de junio de 1998, la compañía PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A. presentó observaciones contra la solicitud de registro del signo SPLENDA, fundamentándose en la marca de su propiedad “SPLENDID”, Clase 30, expresando que la similitud existente entre las dos marcas causaría confusión en el consumidor sobre su origen y la calidad del producto que es comercializado.

      - El 17 de agosto de 1999, mediante Resolución Nº 971946, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la observación presentada por PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A. y negó el registro del signo solicitado.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      McNEIL-PPC, INC., sociedad constituida y organizada conforme a las leyes del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, con intervención de su apoderado, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Manifiesta que se ha violado el artículo 81 de la Decisión 344, luego de transcribir dicha norma, dice “La marca SPLENDA cuyo registro ha solicitado mi mandante cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en las normas legales antes citadas, y, por lo mismo, es plenamente registrable”.

      Señala que “Si se efectúa un análisis en conjunto, de modo sucesivo, atendiendo las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto, se puede concluir que no existen elementos suficientes que las hagan semejantes como para producir confusión entre el público consumidor o medios comerciales, en los campos gráfico-visual y fonético-auditivo, tal como equivocadamente señaló el Director Nacional de Propiedad Industrial”.

      Con relación a los productos que amparan las marcas, expresa que “(…) a pesar de pertenecer a la misma clase internacional, la marca SPLENDA protege exclusivamente ´edulcorantes de bajas calorías derivados del azúcar`, que no se van a confundir con los productos de confitería de la marca SPLENDID de PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A.”. Y, que “El hecho de que los productos amparados con las marcas en conflicto se encuentren en una misma clase internacional de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como requisito para la irregistrabilidad de una marca. Tampoco se otorga el derecho al uso exclusivo de una marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro”.

      Agrega, finalmente, que “La doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria han determinado que la coexistencia en el mercado de dos marcas, sin que hayan producido confusiones, es la mejor prueba de la inconfundibilidad”.

   3. Contestación a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, comparece y da contestación a la demanda. Deduce las siguientes excepciones:

      Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución Nº 0971946, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda

      .

      Finalmente señala casillero judicial para recibir las correspondientes notificaciones.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), en su contestación a la demanda deduce varias excepciones:

1. - Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. - Indica que “Realizaso (sic) el análisis marcario según la doctrina se concluyó que éstas poseen elementos que les hacen similares y por lo tanto producirían confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor”.

3. - Expresa que adjunta el expediente como prueba...