PROCESO 94-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 94-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y d), 83 literal a), y de oficio, los literales d) y e) del artículo 83, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, el artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00207. Actor: Sociedad JAFER LIMITED. Marca denominativa: AVON AGE BLOCK.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de julio de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad JAFER LIMITED

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad AVON PRODUCTS, INC.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad AVON PRODUCTS INC. solicitó el 16 de julio de 1996 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo “AVON AGE BLOCK” para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 96.037340.

      2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 14993 de 30 de junio de 2000 concedió el registro como marca del signo denominativo “AVON AGE BLOCK”.

      3. La sociedad AVON PRODUCTS INC. solicitó el 15 de mayo de 2001 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la revocatoria directa de la Resolución N° 14993 de 30 de junio de 2000, con el fin de que se transcriban correctamente los productos que distingue la marca.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 18625 de 31 de mayo de 2001 resolvió revocar parcialmente la Resolución N° 14993 de 30 de junio de 2000 y, en consecuencia, corregir el artículo primero de dicha Resolución.

      5. La sociedad JAFER LIMITED el 28 de mayo de 2002, presentó demanda de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contra los actos administrativos anteriormente anotados.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad JAFER LIMITED sustenta su demanda en los siguientes argumentos:

      1. La nulidad que se solicita con esta acción deberá ser considerada como una acción de nulidad relativa bajo los parámetros de la nueva Decisión 486, ya que la acción se fundamenta en que al conceder el registro de la marca se contravino lo dispuesto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, correspondiente al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, causal que es constitutiva de nulidad relativa según lo previsto en el artículo 172 de la misma normativa. El término de prescripción de esta acción es de cinco años contados desde la misma fecha de concesión del registro marcario y, en consecuencia, el término respectivo no ha prescrito, ya que el registro que se impugna fue concedido el 3 de marzo de 2000.

      2. Las Resoluciones demandadas violaron los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo denominativo “AVON AGE BLOCK” reproduce sustancialmente la marca denominativa “AGE BLOCK YANBAL”, previamente registrada para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y concedida bajo el certificado 178047.

      3. Haciendo un análisis comparativo de los signos en conflicto, atendiendo a una simple y rápida visión de conjunto, se tiene que ambos reproducen de forma exacta la expresión AGE BLOCK. Dicha expresión resulta ser la más característica en dichos signos.

      4. El signo AVON AGE BLOCK contiene el elemento AVON, que no le otorga distintividad en relación con la marca AGE BLOCK YANBAL, ya que de la forma en que dicho signo fue solicitado y es usado en el mercado se logra apreciar que el término prevalente y distintivo es AGE BLOCK.

      5. Con la expresión AGE BLOCK, tanto AVON como YANBAL identifican líneas de productos y, por lo tanto, el público consumidor reconoce los productos por la expresión AGE BLOCK, siendo en consecuencia confundibles en el mercado.

         Lo anterior se refuerza con el hecho de que en las etiquetas de los productos de AVON en ninguna parte se encuentra unida la expresión AVON AGE BLOCK; por el contrario, se encuentra la expresión AVON separada de la expresión AGE BLOCK.

      6. Teniendo en cuenta la identidad de la marcas en conflicto, y que además, ambas marcas protegen productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, es evidente que el consumidor se ve expuesto tanto a una confusión directa como a una indirecta. Esto último es así ya que el consumidor, en razón a que las marcas comparten el elemento AGE BLOCK, pensará que tienen un mismo origen empresarial. Es por lo tanto que la sociedad AVON PRODUCTS, INC., se estaría aprovechando del prestigio y reputación alcanzados por la marca de JAFER LIMITED.

      7. El acto administrativo que niega o concede el registro de una marca debe ser debidamente motivado. Se debe tener en cuenta que la motivación que exige la normativa andina debe ser de carácter calificado y no una simple motivación sumaria.

         La Resolución impugnada nada dice del examen de registrabilidad del signo AVON AGE BLOCK y, por lo tanto, no está debidamente motivada.

      8. Existe un antecedente que se debe tener en cuenta en relación con la confundibilidad de las marcas en conflicto: El INDECOPI mediante Resolución N° 17371.1996/OSD – INDECOPI de 31 de diciembre de 1996, decidió rechazar el registro en Perú de la marca AVON AGE BLOCK con base en la marca AGE BLOCK de JAFER LIMITED.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • Los signos en conflicto tienen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciables entre sí, no llevando a confusión al público consumidor y permitiendo su coexistencia en el mercado.

         • La marca solicitada está compuesta por once letras, cuya disposición es diferente respecto de la marca opositora, lo cual le da suficiente distintividad.

         • La marca solicitada presenta una menor extensión respecto de la marca opositora, no coincidiendo en la estructura vocálica, en la terminación, ni en la sílaba que le da la respectiva acentuación.

         • El acto administrativo acusado se encuentra suficientemente motivado, ya que se indica que la solicitud de registro de la marca AVON AGE BLOCK cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, se indica claramente la marca concedida, la clase de productos que ampara, la vigencia de la misma, el titular, su domicilio, y lo referente a la entrega del título correspondiente. Se debe tener en cuenta que si bien no se consigna en el acto administrativo acusado toda la actuación administrativa surtida, la cual obra dentro del expediente, no puede hablarse de una indebida motivación.

      2. Por parte del tercero interesado.

         La sociedad AVON PRODUCTS, INC., tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

         • Al estar la marca AVON ya registrada, la marca AVON AGE BLOCK se convierte en una marca derivada de la primera y, por lo tanto, susceptible de registro de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la doctrina sobre la materia.

         El hecho de que en la marca AVON ya se encuentre registrada no significa de ninguna manera que en la marca AVON AGE BLOCK la expresión AVON no cumpla función alguna, que no exista protección sobre esta nueva expresión y que la expresión AVON pueda ser considerada como un elemento secundario.

         • Por lo anterior, el elemento AVON es el elemento principal de la marca AVON AGE BLOCK, que no puede ser ignorado en el examen comparativo de los signos en conflicto. Por lo tanto, el público consumidor al observar dicha marca la relacionará directamente con la marca AVON.

         • Se debe tener en cuenta que existen más de 100 registros de la marca AVON de propiedad de la sociedad JAFER LIMITED, lo que significa que el consumidor al observar la marca AVON AGE BLOCK determinaría perfectamente que se trata de una línea de productos AVON, y de ninguna manera la relacionará con la marca de la demandante.

         • Así como, la expresión AVON es principal en la marca AVON AGE BLOCK, la expresión YANBAL es principal en la marca AGE BLOCK YANBAL. Por lo tanto, AGE BLOCK es un elemento secundario en las dos marcas. En este sentido la marca AGE BLOCK YANBAL, al igual que la marca AVON AGE BLOCK, es una marca derivada, cuya finalidad es darle la idea directa al consumidor sobre el origen de esta...