PROCESO 130-IP-2006

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 130-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Marca: figurativa (para distinguir papel higiénico, especialmente papel para baño).

Expediente Interno Nº 2003-0383.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 27 de julio de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 23 de agosto de 2006.

  1. Antecedentes.

  2. Las partes

    La parte demandante es: firma PRODUCTOS FAMILIA S.A.

    La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

    El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad SCOTT PAPER LIMITED.

  3. Acto demandado

    La firma PRODUCTOS FAMILIA S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

    - Resolución Nº 08787, de 31 de marzo de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual revocó la Resolución Nº 36688, de 21 de noviembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia; declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A.; y, concedió el registro de la marca consistente en “un diseño figurativo para el papel higiénico, especialmente papel para el baño”, solicitado por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

    Solicita, adicionalmente, que se declare fundada la oposición presentada y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro del signo solicitado.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

    Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

    - El 22 de enero de 2002, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, solicitó el registro de un signo como marca consistente en “un diseño figurativo para el papel higiénico, especialmente papel para el baño”, productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

    El signo solicitado como marca figurativa es el siguiente:

    - El 30 de mayo de 2002 se publicó el extracto de dicha solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 516, página 25.

    - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición a la solicitud, argumentó que el signo solicitado carecía de distintividad lo que lo hacía inapropiable para registro, y que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486.

    - El 21 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 36688, que declaró fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y, negó el registro del signo solicitado por SCOTT PAPER LIMITED.

    - SCOTT PAPER LIMITED, sociedad solicitante del registro, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución mencionada.

    - El 27 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia resolvió el recurso de reposición mediante Resolución Nº 5864, confirmando la resolución impugnada y, concedió el recurso de apelación.

    - El 31 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 08787, revocó la decisión emitida en la Resolución Nº 36688, de 21 de noviembre de 2002, declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A.; y, concedió el registro del signo solicitado a favor de SCOTT PAPER LIMITED.

    b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

    La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., constituida de conformidad con las leyes colombianas, domiciliada en Medellín, con intervención de su apoderado, manifiesta que fundamentó su demanda conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, demandando a la Nación colombiana representada por el señor Superintendente de Industria y Comercio a fin de que declare la nulidad de la Resolución Nº 08787; acepte su oposición presentada ante el registro formulado; y, finalmente, ordene la cancelación del signo solicitado.

    Sostiene, entre varios argumentos, que el diseño solicitado para registro “(…) no es apto para distinguir productos en el mercado”. Agrega también que (…) no es percibido por el consumidor como un signo que identifica un origen empresarial determinado al momento de seleccionar y adquirir el producto que lo incorpora. Tal función la desempeña la marca, usualmente denominativa, que aparece en el empaque que cubre el producto decorado con el diseño que en él se graba”.

    Estima además que “Los diseños de flores y otras figuras en series repetidas son usuales en el mercado y no son diseños inherentemente distintivos”.

    Invoca como violados los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 manifestando:

    Que el diseño solicitado para registro “(…) cumple una finalidad esencialmente decorativa y ornamental del producto y no es ni puede ser percibido por los consumidores como un signo que indique una procedencia empresarial. Conviene precisar que en el presente caso este efecto decorativo del diseño no es simplemente incidental o accesorio. Bien por el contrario, su finalidad esencial y podría decirse que exclusiva, es decorar y hacer más agradable a la vista el producto mismo y evidentemente carece de toda relevancia marcaria. Lo que tiene en cuenta el consumidor para seleccionar un papel higiénico frente a otros es la marca (por lo general denominativa) que se estampa en el empaque que cubre el producto. En consecuencia, por tener el mencionado signo una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental, no tiene aptitud para distinguir productos y por ende no puede considerarse como marca”.

    Realiza un análisis sobre el tema, lo fundamenta en jurisprudencia y doctrina norteamericana, concluyendo que. “(…) la Administración al haber concedido el registro como marca de un diseño que por las razones anotadas no es apto para ser usado como marca y que carece de aptitud distintiva, violó directamente, por falta de aplicación, el art. 135, literales a) y b) de la Decisión 486, en concordancia con el art. 134, ibídem”.

    c) Contestación a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

    Da su contestación a la demanda exponiendo las siguientes excepciones:

  5. - Legalidad de los actos administrativos acusados: “se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

  6. - Se hace referencia a normativa aplicable al caso en controversia.

  7. - Cita jurisprudencia sentada por este Tribunal de Justicia en los procesos 15-IP-96 y 14-IP-98 en los que consta el tema relativo a los requisitos para el registro de una marca.

  8. - Con relación a la supuesta violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, transcribe dichas normas y, expresa que “No comparte este Despacho los argumentos presentados por el accionante tendientes a restarle valor al diseño a efectos de negar la distintividad de la marca, señalando que el diseño ‘cumple una finalidad esencialmente decorativa y ornamental del producto y no es empresarial`’ por cuanto que, en gracia de discusión, de ser así, nada obsta para que si una ilustración cumple con dicha finalidad, siempre que también cumpla con el...

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