PROCESO 126-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 126-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: SANOFI-SYNTHELABO.

Marca: “CLOPIGREL”.

Expediente Interno N° 1873-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 23 de agosto de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: SANOFI-SYNTHELABO.

   La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, de la República del Perú.

   Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado a: HEALTHCO LIMITED.

2. Acto demandado

   La sociedad SANOFI-SYNTHELABO, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI, Nº 903-2001/TPI-INDECOPI, de 13 de julio de 2001, que confirmó la Resolución Nº 13136-2001/OSD-INDECOPI, de 27 de octubre de 2000, la cual declaró infundada la oposición formulada por la demandante y, en consecuencia, otorgó el registro del signo “CLOPIGREL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por HEALTHCO LIMITED (Inglaterra).

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 3 de marzo de 2000, HEALTHCO LIMITED (Inglaterra) solicitó el registro del signo “CLOPIGREL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial

2. El 26 de abril del 2000 fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el extracto de la solicitud de registro del mencionado signo.

3. El 24 de mayo del 2000, la firma H. LUNDBECK A/S (Dinamarca) formuló observación argumentando ser titular de la marca “CLOPIXOL”, señaló que los signos eran confundibles gráfica y fonéticamente. Indicó además que los signos están destinados a identificar productos farmacéuticos, por lo que una confusión entre ellos podría tener un desenlace fatal.

4. El 7 de julio del 2000, HEALTHCO LIMITED contestó a las observaciones de H. LUNDBECK A/S señalando que “los signos no son confundibles, debido a que están conformados por diferente número de letras (9/8), lo que sumando a la forma peculiar de los grafemas en que difieren (G-R-E y X-O), revela que la representación gráfica de los signos produce el contraste necesario para evitar la confusión”.

5. El 8 de junio del 2000, SANOFI-SYNTHELABO, igualmente, formuló observación al registro, manifestando que “es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que tiene legítimo interés para formular observación”.

   Indicó, además, que el signo solicitado CLOPIGREL está formado por un término casi idéntico al nombre genérico CLOPIDOGREL, que se utiliza para sustancias farmacéuticas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y, que “el solicitante se ha limitado a quitarle al nombre genérico la sílaba intermedia DO, con lo cual pretende confundir a los consumidores, por lo que constituye un signo engañoso, que no puede ser registrado a favor de un solo titular, pues ello significaría negarle el derecho a los demás competidores de utilizar tal denominación en sus productos, razón por la cual el signo solicitado carece de distintividad (…)”.

6. El 12 de julio del 2000, HEALTHCO LIMITED absolvió la observación presentada por SANOFI-SYNTHELABO, manifestando que “El signo solicitado es evocativo de una de las sustancias que conforma el producto que pretende identificar, por lo que no constituye una denominación genérica”. Señaló que “el consumidor del producto que identificará el signo solicitado es especializado (químicos farmacéuticos y profesionales de la salud), por lo que no confundirán ambas denominaciones, debido a los conocimientos que les brinda su profesión”.

7. El 27 de octubre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 13136-2000/OSD-INDECOPI, en la cual declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro solicitado.

   La Oficina de Signos Distintivos consideró que:

   1. Respecto a la observación de la firma H. LUNDBECK A/S, “la distinta conformación de las sílabas finales de los signos CLOPIGREL y CLOPIXOL resulta determinante para distinguir a los signos desde el punto de vista fonético, ya que los signos no sólo están compuestos por diferentes vocales fuertes en su última sílaba, sino que las consonantes presentan un sonido totalmente distinto, todo lo cual origina que los signos susciten una pronunciación e impresión sonora distinta (…)”.

   2. Respecto a la observación de SANOFI-SYNTHELABO señaló que “la denominación CLOPIDOGREL constituye la designación de un componente activo utilizado en la fabricación de productos farmacéuticos”. Indicó que “el signo solicitado CLOPIGREL no designa algún principio activo y no pretende distinguir sustancias químicas para uso farmacéutico, sino que más bien ha sido solicitado para distinguir exclusivamente preparaciones farmacéuticas, respecto de las cuales no constituye una denominación genérica, en la medida que no designa ni nombra alguno de los productos”.

8. El 27 de noviembre del 2000, SANOFI-SYNTHELABO interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada.

9. El 13 de julio de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución Nº 903-2001/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución Nº 13136-2000/OSD-INDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos que otorgó el registro del signo solicitado.

10. El 3 de septiembre de 2001, SANOFI-SYNTHELABO interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas.

11. El 2 de febrero de 2005, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia A.V. 373-2001 y declaró infundada la demanda incoada por SANOFI-SYNTHELABO.

12. SANOFI-SYNTHELABO interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 2 de febrero de 2005, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

13. El 20 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar “(…) un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial (…)”.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

       La firma SANOFI-SYNTHELABO presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, principalmente, los siguientes argumentos:

       Respecto a la similitud entre las marcas en conflicto señala que “De una simple apreciación de ambos términos CLOPIGREL/CLOPIDOGREL se puede deducir fácilmente que la similitud existente entre ambos es clara y contundente, lo cual no permitirá que el público consumidor en general las pueda diferenciar claramente en el mercado, causando riesgo de confusión”.

       Asevera que “La denominación genérica CLOPIDOGREL es utilizada para sustancias farmacéuticas de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial, tal como se puede acreditar de la página 156 de (sic) libro “Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas”, copia de la cual adjuntamos, y que asimismo, ha sido reconocido por la propia autoridad administrativa del Indecopi”.

       Con relación a la resolución emitida por el INDECOPI y en la cual señaló que el signo solicitado era evocativo, en vista que alude a un componente activo del producto al cual pretende distinguir, indica que, “En tal sentido, una denominación evocativa es aquella que obliga al público consumidor a hacer uso de su intelecto para relacionar la marca con el producto que ésta distingue. Resulta evidente que el proceso mental descrito no se verifica en el presente caso, dada la extremada similitud entre el signo solicitado y la denominación genérica CLOPIDOGREL y al hecho de que el signo solicitado CLOPIGREL alude de manera directa y clara a la denominación genérica CLOPIDOGREL, término que se utiliza para identificar a una sustancia farmacéutica y es el componente activo de diversos productos que en el mercado son identificados por medio de distintas marcas, por lo que no es susceptible de ser apropiado en exclusiva por una persona determinada”.

       Hace referencia a la Resolución WHA46.19 emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Asamblea celebrada en mayo de 1993, y de la comunicación de dicho organismo dirigida a los funcionarios de la OMS en el Perú manifestando, en lo principal, que “(…) dada la clara similitud entre el signo solicitado y la denominación genérica CLOPIDOGREL, se puede concluir que de otorgarse el...