PROCESO No. 88-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 88-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal b), 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 81 de la citada Decisión. Proceso Interno Nº 1459-2002. Actor: KIKKO CORPORATION S.A. Marca: Denuncia por infracción contra diseño de envase.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de setiembre del año dos mil seis.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 172-2006-SCS-CS, de 11 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82, 102 y 104 incisos a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 1459-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 31 de mayo de 2006.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es KIKKO CORPORATION S.A.

   Se demanda a la Nación a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-.

   Como tercero interesado actúa AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   Con fecha 30 de noviembre de 1995, Fábrica de Fideos y Elaboración de Salsas Manuel Kamego Geruma S.A. (luego Kikko Corporation S.A.), interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., en base a su marca registrada constituida por un “envase característico de cuerpo cilíndrico conformado de una sección inferior de anillos anchos y una superior de menor diámetro con anillos más delgados”, para distinguir condimentos saborizantes, especialmente sillao y otros de la clase 30 de la Clasificación Internacional. Se dictó una medida cautelar, y en la diligencia para su actuación se inmovilizaron 384 cajas del producto.

   Con fecha 24 de enero de 1996, AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. absolvió traslado de la denuncia manifestando que el registro de la accionante ha sido concedido en contravención a las normas legales, por tratarse de un envase usual cuyas formas le confieren una ventaja funcional al producto; además que se trata de una copia de un producto comercializado en los Estados Unidos, Brasil y Japón, por otro titular.

   La Oficina de Signos Distintivos decidió levantar la medida cautelar, por considerar que las pruebas de la emplazada desvirtúan los supuestos sobre los cuales dictó la medida.

   Mediante Resolución Nº 5906-96-INDECOPI/OSD de fecha 20 de mayo de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción de derechos de la propiedad industrial interpuesta y prohibió a AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. el uso del envase materia de la presente acción. Consideró que si bien se ha demostrado que los anillos concéntricos del envase son de uso común u otorgan una ventaja funcional, no se ha acreditado que la forma del envase registrado sea también de uso común sobre todo en relación con los productos que distingue; asimismo, señaló que el envase utilizado por la emplazada es semejante al grado de causar confusión con respecto al envase registrado por el accionante.

   Con fecha 27 de mayo de 1996, AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que con fecha 13 de marzo de 1996 solicitó la nulidad del envase en cuestión. Asimismo, mediante escrito de fecha 7 de junio de 1996, solicitó se suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia apelada, por cuanto se encuentra en trámite el proceso de nulidad sobre la marca sustento de la acción por infracción, a la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual responde mediante Resolución Nº 1048-96-INDECOPI/TRI de fecha 21 de junio de 1996, suspendiendo la ejecución de la medida cautelar por cuanto desestimar tal petición significaría adelantar pronunciamiento sin haber absuelto la impugnación.

   Con fecha 27 de mayo de 1997, Fábrica de Fideos y Elaboración de Salsas Manuel Kamego Geruma S.A. adjuntó copia de la Resolución Nº 5382-97-INDECOPI/OSD, que declara infundada la acción de nulidad interpuesta por AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. contra el registro de su envase cilíndrico característico. Asimismo, señaló el cambio de su razón social a KIKKO CORPORATION S.A.

   Con fecha 14 de junio de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual emitió la Resolución Nº 726-1999/TPI-INDECOPI, por medio de la cual decidió revocar la resolución de primera instancia administrativa, y por tanto, infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, argumentando que las diferencias entre los diseños comparados, determinan que éstos no causan una impresión visual semejante al grado de inducir a confusión a los consumidores respecto de los productos mismos, por lo que los consumidores se han acostumbrado a percibir las pequeñas diferencias que existen entre los envases que se comercializan en el mercado.

   KIKKO CORPORATION S.A. interpone demanda de impugnación de resolución administrativa contra la resolución 726-1999/TPI-INDECOPI, la misma que fue declarada fundada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia, nula la resolución de INDECOPI. Ante aquello, tanto INDECOPI, como AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., apelan la sentencia ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   Señala que existen aspectos cuestionables de la resolución impugnada, como los siguientes:

   • Que INDECOPI no puede actuar pruebas de oficio sin conocimiento de las partes, ni mucho menos en la última instancia: “la Sala de Propiedad Intelectual no puede mandar hacer inspecciones en los supermercados y evaluar otros envases y productos para la comparación sin que las partes, (…), hayamos tenido conocimiento sobre dichos envases”.

   • Que las fuentes de derecho son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, pero en el caso de autos, la administración sostiene que ha hecho “averiguaciones” por su cuenta, sin que indique la fecha, el lugar, etc., sin poner en conocimiento de las partes dichas averiguaciones.

   • Que, no pretender reivindicar para sí la forma de “anillos” como elemento exclusivo en cualquier envase. Y en este sentido señala que “la configuración general de nuestro envase ha sido copiado por la denunciada, porque pudiendo haber diseñado un envase, también con anillos, como lo han hecho otros competidores, pudo haberle dado una forma original”.

   • Que, el procedimiento para realizar el examen comparativo ha sido totalmente irregular, especulativo y contrario a los principios fundamentales del Derecho Marcario, pues es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 AJINOMOTO DEL PERU S.A.

   Señala como principales argumentos:

   • Que, al expedirse la Resolución Nº 726-1999-TPI-INDECOPI de fecha 14 de junio de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, no ha incurrido en causal alguna de invalidez o ineficacia que genere nulidad.

   • Que, ha quedado fehacientemente demostrado que el envase registrado a nombre de la empresa KIKKO CORPORATION S.A. es un signo débil, cuya característica intrínseca es la de no poder evitar que coexistan marcas similares que contengan las mismas características.

   • Que, no existe confundibilidad entre el envase de la empresa KIKKO CORPORATION S.A. y el envase de AJINOMOTO DEL PERU S.A.

   2.3.2. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

   Contradice los argumentos de la demanda en los siguientes términos:

   • Respecto de las verificaciones de oficio del INDECOPI, señala que las averiguaciones efectuadas en los principales centros de expendio de productos o servicios, únicamente permitieron corroborar la...