PROCESO 135-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 135-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad CREACIONES KELINDA LTDA.

Marca: “DOLPHITO” (mixta).

Expediente Interno N° 2004-0171.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 6 de septiembre de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad CREACIONES KELINDA LTDA.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad DOLPHIN S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad CREACIONES KELINDA LTDA., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución Nº 24457, de 23 de septiembre de 1997, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió “Declarar infundada la observación (…)” y “CONCEDER el registro de la marca DOLPHITO (mixta), a favor de la sociedad DOLPHIN S.A. (…) para distinguir calzado deportivo, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución”.

   - Resolución 036091, de 22 de diciembre de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual al resolver el recurso de reposición, decidió “Revocar parcialmente el artículo segundo de la resolución 24457 del 23 de septiembre de 1997, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y que en su parte pertinente quedará de la siguiente manera: Conceder el registro de la marca mixta DOLPHITO para distinguir: Todos los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente calzado deportivo; comprendido en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”, y “Confirmar en sus demás partes la decisión contenida en la resolución No. 244587”.

   - Resolución 3872, de 26 de febrero de 2004, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual al decidir el recurso de apelación interpuesto resolvió “Confirmar la decisión contenida en la resolución 24457 del 23 de Septiembre de 1997”.

   Como consecuencia de lo anterior solicita que se declare fundada la observación presentada por CREACIONES KELINDA LTDA. y se ordene la cancelación del registro de la marca “DOLPHITO”, para la clase 25 internacional. Asimismo, solicita que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      - El 27 de febrero de 1992, la sociedad DOLPHIN S.A., solicitó el registro del signo “DOLPHITO” en tipo especial de letra, para distinguir todos los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 383 de 30 de agosto de 1993.

      - La sociedad CREACIONES KELINDA LTDA. presentó observaciones a la solicitud, con base en la marca previamente registrada DELFIN, para la clase 25 internacional.

      - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución No. 24457 de 23 de septiembre de 1997 y resolvió declarar infundada la observación presentada y concedió el registro del signo DOLPHITO.

      - La División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición interpuesto, a través de Resolución No. 036091 de 22 de diciembre de 2003, confirmó la Resolución No. 24457 de 23 de septiembre de 1997.

      - El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, a través de Resolución No. 3872 de 26 de febrero de 2004, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 24457 de 23 de septiembre de 1997 que declaró infundada la observación presentada por CREACIONES KELINDA LTDA.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad CREACIONES KELINDA LTDA., domiciliada en Bogotá, República de Colombia, por medio de abogado, presentó la demanda en contra de las resoluciones mencionadas anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Manifiesta que “La Oficina de Marcas, al conceder el registro de la marca DOLPHITO, para distinguir artículos comprendidos en la clase 25 internacional, violó el numeral a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), toda vez que no era viable su registro por encontrarse, previamente, registradas y vigentes las marcas nominativas y mixta DELFIN, para distinguir artículos comprendidos en la clase 25 internacional”.

      Señala que “En las resoluciones impugnadas la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (…) no efectúa un estudio conceptual de los signos enfrentados”, y añade que “Si hay algo que sobresalga en los signos enfrentados es su SIMILITUD GRÁFICA O VISUAL”.

      Al respecto, observa que “(…) en este conflicto se tipifica la CONFUSIÓN INDIRECTA, dada la similitud que caracteriza a los signos, lo que lleva al consumidor a la incorrecta idea que las marca (sic) DOLPHITO, que es un diminutivo de DELFIN, pertenece a la misma familia de marcas, o que son de propiedad de la sociedad primaria o previamente acreditada CREACIONES KELINDA LTDA.”.

      Afirma que “en la decisión comentada se le olvida al Funcionario aplicar la totalidad de las reglas de comparación de marcas similares (…). Y las marcas en conflicto son similares, gráfica, visual, fonética, ortográfica y conceptualmente, pues no hay duda que DOLPHITO, es un DELFIN pequeño o es el diminutivo de DELFIN o DOLPHIN”.

      Observa que “las marcas DELFIN y DOLPHITO, despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una con la otra resultan similarmente confundibles”.

      Insiste que “Los signos contienen las mismas letras y aunque así no lo exprese el diccionario es perfectamente aplicable, que DOLPHITO, es el diminutivo del término inglés DOLPHIN, que traducido al español significa DELFIN, palabras todas que se caracterizan por escribirse y pronunciarse de forma muy similar”.

      Agrega que “al observar el consumidor la marca DOLPHITO, no estará en condiciones de determinar el origen empresarial de la misma, por lo que razonablemente creerá que dicha marca es un nuevo producto de la familia DELFIN, y que pertenece a CREACIONES KELINDA LTDA., sociedad que ha acreditado sus productos en Colombia y los países vecinos, debido a su calidad, prestigio y conocimiento”.

      Finalmente, manifiesta que “no puede perderse de vista que ambas marcas distinguen exactamente los mismos artículos o productos comprendidos en la clase 25 Internacional”.

   3. Contestaciones a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Sobre la registrabilidad de la marca DOLPHITO para distinguir los productos de la clase 25 señala que “efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas ‘Delfín’ y ‘Dolphito’, se tiene que estas no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia gráfica, que sin ser predominante, contribuye a acentuar aún más las diferenciaciones entre los signos cotejados”.

      Observa que entre los signos DELFIN y DOLPHITO existen diferencias:

      Desde el punto de vista de la estructura de la palabra dice que “La marca...