PROCESO 46-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 46-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 108, 109, 110, 111 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2003 - 00325. Actor: SOCIEDAD COLOMBINA S.A. Marca: “PUM COLOMBINA” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de marzo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: SOCIEDAD COLOMBINA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: SOCIEDAD FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA.

   B. datos RELEVANTES.

   1 Hechos:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. por intermedio de apoderado, solicitó el 13 de junio de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación parcial por no uso de la marca PUM COLOMBINA respecto de “café y sus derivados”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 93 382540.

   2. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 01199 de 28 de enero de 2000, canceló parcialmente por falta de uso el registro N° 157445 correspondiente a la marca PUM COLOMBINA, respecto de “café y sus derivados”.

   3. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 10575 de 24 de mayo de 2000, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación interpuesto.

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 05020 de 26 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución N° 01199 de 28 de enero de 2000.

   6. Contra los actos administrativos anteriormente mencionados, la sociedad COLOMBINA S.A., el 5 de agosto de 2003, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 136, 165, 167, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

   1. Las marcas COLOMBINA y PUM COLOMBINA de la sociedad COLOMBINA S.A. son marcas notorias. Por tal motivo gozan de una protección especial, que incluso rompe el principio o la regla de la especialidad. Estas marcas se protegen frente a marcas similares o idénticas que amparen los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados.

   2. COLOMBINA S.A. demostró el uso serio, normal e inequívoco de la marca PUM COLOMBINA. Las facturas de venta del producto PUM COLOMBINA dan cuenta de la comercialización de 2.256 unidades entre 1994 y 1997, es decir, dentro de los tres años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación. Al trámite administrativo se allegaron la certificación del revisor fiscal de COLOMBINA S.A. y las certificaciones de las agencias de publicidad sobre el uso de la marca y los ingresos que representaron las ventas de los productos que ella distingue en el período respectivo, así como los empaques, catálogos y fotografías de los productos.

   3. Existe la imposibilidad de cancelar parcialmente una marca notoria por las siguientes razones:

      • El sentido de cancelar es el de que otra persona competidora (quien solicita la cancelación), pueda tener acceso al uso y registro de aquella marca que no se usa. Es decir, la finalidad es la de brindar a otra persona, distinta de su titular, la posibilidad de usar y registrar a su nombre una marca que está inactiva en el mercado y, en consecuencia, que está privando a otro competidor de usarla en su beneficio.

      • En el caso de las marcas notorias, sería absurdo, contradictorio y contrario a la ley, permitir su coexistencia con una marca idéntica para identificar productos pertenecientes a una misma clase, es decir, íntimamente relacionados, afectando de esta manera al titular de la marca notoria. Si sucediera esto, las marcas notorias perderían su razón de ser.

      • Al permitir una cancelación parcial por no uso sobre una marca notoriamente conocida, donde además el titular de la marca se opone rotundamente a la cancelación de la misma, se estaría abiertamente vulnerando el interés público y los derechos de los consumidores, al consentir que una misma marca notoria sea explotada por dos empresas diferentes para distinguir productos de la misma clase e íntimamente relacionados.

      • En el caso concreto se daría lo siguiente: La FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. obtuvo la cancelación parcial por no uso de la marca PUM COLOMBINA, respecto de “café y sus derivados”. La consecuencia lógica es que dicha compañía solicitara a su nombre el registro de una marca idéntica, es decir, PUM COLOMBINA, para identificar precisamente “café y sus derivados”, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486. Ante esta nueva solicitud, la sociedad COLOMBINA S.A., en su condición de titular legítimo y exclusivo de las diversas marcas que contienen la marca notoria COLOMBINA, procederá a formular una oposición debidamente sustentada en la notoriedad y, en consecuencia, se podría impedir el registro de la marca mencionada.

      De manera que no hay ningún efecto al cancelar parcialmente la marca PUM COLOMBINA. Las dos sociedades terminarían siendo castigadas, ya que ninguna disfrutaría del derecho sobre dicha marca respecto de “café y sus derivados”.

   4. COLOMBINA S.A. publicita masivamente las marcas de su propiedad, las cuales van casi siempre acompañadas de la marca corporativa COLOMBINA, distinguiendo con ellas productos alimenticios. Lo anterior genera una indiscutible conexión competitiva entre los productos comercializados por COLOMBINA S.A. y de los mismos productos que amparan marcas de terceros.

   5. Productos como “café y sus derivados”, así como los demás productos comprendidos en la clase 30, pueden ser utilizados conjuntamente. Es evidente, entonces, que los productos de la FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. están íntimamente relacionados con los de COLOMBINA S.A. Así mismo, los productos bajo estudio tienen las mismas funciones, finalidades y características generales por cuanto son alimentos para el consumo humano y están dirigidos al mismo grupo de consumidores. Además, tienen los mismos canales de comercialización.

      El café o el grano de café puede ser un producto usado para la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados, pasteles y galletas, siendo, por lo tanto, productos complementarios y relacionados.

   6. Si se llegare a cancelar parcialmente por no uso el registro de la marca PUM COLOMBINA en la clase 30 internacional, sería un desconocimiento de los derechos de COLOMBINA S.A., quien ha utilizado legítimamente su marca; se crearía un espacio de confusión para el público consumidor, ya que si la FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. registrara la marca a su favor, el público consumidor se enfrentaría a la existencia de registros de la misma marca para dos empresas diferentes y para productos conexos y relacionados.

   7. El argumento de la notoriedad se fortalece si se tiene en cuenta que COLOMBINA es la razón social de COLOMBINA S.A., una de las empresas lideres en producción y comercialización de confitería, galletería, pastelería y chocolatería.

      3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

      La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • Al expedir las Resoluciones demandadas se ajustó plenamente a las normas legales vigentes sobre la materia.

      • Después de analizar las pruebas de uso aportadas por la sociedad COLOMBINA S.A., se llegó a la conclusión de que por la naturaleza de los productos y su forma de comercialización en el mercado, el uso de la marca no fue probado para “café y sus derivados” durante el período de tres años establecido en la normativa andina.

      • La marca PUM COLOMBINA no ha sido reconocida como notoria en los términos de la legislación vigente.

      • De conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el reconocimiento de una marca como notoria no constituye prueba de su uso para efectos de evitar la cancelación de su registro por parte de la Superintendencia. En sentido contrario, la calidad de notoria de una marca no será negada por el hecho de que ésta, no haya sido usada o no se esté usando en el respectivo País Miembro.

      En consecuencia con lo anterior, el uso del signo y la notoriedad son dos conceptos independientes y se encuentran claramente...