PROCESO No. 109-IP-2006

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 109-IP-2006

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión 344, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 304-2004. Actor: DEUTSCHE TELEKOM AG. Marca: BTNET.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 193-2006-SCS-CS, de 02 de mayo de 2006, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 304-2004.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 02 de agosto de 2006.

  1. Las partes.

    La parte actora es: DEUTSCHE TELEKOM AG.

    Se demanda al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, y a BTICINO S.p.A.

  2. Determinación de los hechos relevantes.

  3. Hechos.

    Con fecha, 4 de junio de 1999, BTICINO S.p.A de Italia solicita el registro del signo de producto constituida por la denominación BTNET, conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir aparatos eléctricos, dispositivos y accesorios para sistemas de cableados, etc.

    A dicha solicitud, DEUTSCHE TELEKOM AG, de Alemania, formula observación en base a su marca TNET alegando que el signo solicitado es confundible con ésta, conforme a lo establecido en el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 823 de Propiedad Industrial, norma nacional que rige en el Perú.

    Con fecha 11 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI emitió la Resolución Nº 012422-1999-OSD-INDECOPI, donde declaró fundada la observación hecha por la empresa DEUTSCHE TELEKOM AG de Alemania y denegó el registro en virtud de que: “(…) la inclusión de la letra “B” al inicio del signo solicitado, así como la estilización de las denominaciones, la cual es bastante sencilla en ambos casos, no contribuyen a diferenciarlos eficazmente.”

    BTICINO S.p.A. de Italia apeló la decisión emitida bajo los mismos argumentos expuestos en la primera instancia administrativa, consistentes en la notoriedad de la marca, planteando una serie de diferencias en la conformación de letras características de los signos sub materia.

    La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), emitió la Resolución Nº 750-2000/TPI-INDECOPI notificada a la parte demandante el 15 de Agosto de 2000, la cual revoca la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, y concede el registro de la marca solicitada, argumentando que existen diferencias en el plano fonético y gráfico que permiten que su coexistencia en el mercado no sea susceptible de inducir a que el público consumidor asocie el origen empresarial de los productos.

    Seguidamente, la empresa DEUTSCHE TELEKOM AG., impugna esta última decisión ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

    2.2 Fundamentos de la Demanda.

    Los principales argumentos de la demanda son:

    Que, la resolución de segunda instancia administrativa no está arreglada a los hechos ni al derecho, ya que los signos sub litis son “visiblemente confundibles entre si”, además de distinguir productos de la misma clase.

    Plantea que la motivación de la Sala del INDECOPI, es artificiosa e infundada, por cuanto considera que la marca “BTNET” está formada en su integridad por la marca de la cual es titular la empresa demandante. De otro lado, indica en el escrito que: “(…) es ilógico, además, pensar que únicamente la letra B de la marca solicitada pueda constituir (…) un aspecto importante para determinar la impresión fonética de los signos y que sólo esa letra determina (…) la entonación, pronunciación e impacto sonoro de los signos apreciados en su conjunto sea distinto”.

    La demandante trata de desvirtuar el argumento de la resolución referido a la escritura particularmente distintiva de la denominación BTNET, en virtud que “(…) aduce diferencias gráficas con relación a la marca de nuestros mandantes TNET; pero, la reproducción de esta marca que se encuentra en la resolución es sólo una mala impresión de la imagen escaneada.” Así alega también que “(…) la imagen esta escrita en caracteres comunes “Arial” o “Courier” y por lo tanto, el fundamento de la Resolución es erróneo, no hay una escritura particularmente distintiva”.

    2.3 Contestación a la Demanda.

    2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

    El INDECOPI, niega y contradice en todos sus extremos la demanda, alegando la legalidad de la resolución administrativa, en base a los siguientes criterios:

    Respecto al análisis comparativo desde el punto de vista fonético, señala que han de aplicarse los criterios de “La Identidad y el Orden de las Vocales en las Marcas en Conflicto” donde se desprende que las marcas difieren en la secuencia de vocales: TNET (TE-NET) E/E (marca del demandante) y BTNET (BE-TE-NET) E/E/E (marca de la demandada). Asimismo, expone como criterio “La Relevancia del Factor Tópico” referido a la apreciación que ha de hacerse de las letras o sílabas que encabezan las denominaciones, por cuanto son éstas las que más destacan y poseen conforme al escrito mayor fuerza distintiva. De otro lado, añade que la denominación NET es de orden descriptivo y por ello constituye un término débil.

    Respecto al análisis comparativo desde el punto de vista gráfico, señala que se tomó en consideración la extensión de los signos enfrentados, pues la marca solicitada cuenta con cinco letras frente a las cuatro de la marca de empresa observante, y que, adicionalmente, se observó la escritura particularmente distintiva del signo de la empresa demandante, la cual consta de la siguiente forma según el escrito “(…) la marca registrada por la empresa demandante está compuesta por la letra T y n en mayúsculas, mientras que las letras “e” y “t” están representadas en minúsculas y en caracteres más pequeños. Por estos motivos argumentan que el signo tiene una impresión visual diferente”.

    2.3.2 Contestación...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR