PROCESO No. 096-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 096-IP-2006

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 81 de la misma norma, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 3138-2001. Actor: “AMERICAN CYANAMID COMPANY.” Marca: “CENTROL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 175-2006-SCS-CS, de 19 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 con motivo del proceso interno Nº 3138-2001.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de julio de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es AMERICAN CYANAMID COMPANY.

   Se demanda a la Nación peruana - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI. El tercero interesado es SUIPHAR DEL PERÚ S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   El 11 de febrero de 1997, la empresa SUIPHAR del Perú S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación “CENTROL” para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y demás productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

   La empresa demandante, AMERICAN CYANAMID COMPANY formuló observaciones contra la solicitud de registro en base al registro de la marca CENTRUM.

   La empresa SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., también formuló observación en base a la titularidad de la marca “ZIATROL” para productos de la clase 05, argumentando la similitud gráfica y fonética que existiría entre el signo solicitado y su marca registrada.

   La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI en fecha 19 de agosto de 1997, mediante Resolución Nº 10530-97-INDECOPI/OSD declaró infundadas las observaciones en virtud a que las marcas, según su criterio, no son similares al grado de producir confusión entre los particulares y que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar confusión.

   Dicha decisión fue apelada sólo por la demandante ante el Tribunal del INDECOPI, quien con fecha 20 de mayo de 1998, mediante Resolución Nº 549-1998-/TPI-INDECOPI, resolvió confirmar la resolución impugnada, por considerar que, existen diferencias que les permiten a las marcas en litigio coexistir en el mercado.

   Finalizada la vía administrativa la demandante acude a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

   2.2 Fundamentos de la Demanda.

   Los principales argumentos de la demanda son:

   La Titularidad de la demandante sobre una familia de marcas, “(…) integradas por lo menos por 5 signos distintivos, cuyo “apellido o término característico y distintivo es la denominación CENTRUM. Este hecho de real importancia no fue tenido en consideración por la autoridad administrativa al dictar las resoluciones cuya invalidez e ineficacia demandamos”. Plantea que CEN como partícula distintiva, no es confundible por cuanto no es genérica ni descriptiva, procediendo a destacar conceptos doctrinales sobre estos puntos. Insiste en que la partícula CEN en los productos farmacéuticos de la clase 5 “(…) nada nos dice respecto a ellos; menos aún describe sus características. Por lo tanto, podemos afirmar que la citada sílaba no es descriptiva y deviene por tanto en una plenamente distintiva en relación a la los productos citados”. Por último señala que el hecho de que los consumidores no apreciaran la partícula CEN con un elemento de uso común o irreivindicable pues nada le comunica; el solo hecho que ésta sílaba pueda estar presente en algunas marcas no hace a la misma de uso común.

   Confusión Indirecta. Que las marcas son confundibles entre sí, fundamenta su argumento en la doctrina, en la definición de confusión, sus causas y los criterios para determinarla conforme al Decreto Legislativo 823. Señala que las marcas CENTROL y CENTRUM evocan un mismo significado frente a la marca CENTROL y se confunden con ella, o hacen pensar que tienen el mismo origen, generándose una confusión indirecta. Indica las similitudes gráficas: “a) Ambas están Compuestas del mismo número de letras siete; b) ambas son palabras bisílabas; presentan en común, en igual ubicación cinco de sus siete letras, las que corresponden a la partícula CENTR”. En base a estas especificaciones, pretende demostrar la actora, la similitud fonética y la confundibilidad entre las marcas.

   Indica que el examen de registrabilidad para el caso de los productos farmacéuticos debe ser más exigente. Señalando que en el caso del Perú donde la automedicación es evidente la posibilidad de confusión es de mayor magnitud. Por tanto dicho examen debe aplicarse con mayor rigidez que para marcas que distinguen otros productos, fundamenta su argumento en criterios y resoluciones anteriores de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

   Jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú. El actor cita la propia jurisprudencia de la Corte en casos similares.

   2.3 Contestación a la Demanda.

   2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

   El INDECOPI presenta los siguientes fundamentos en su escrito de Contestación a la Demanda:

   Al argumento de la familia de marcas alegada por la demandante, contesta que es inexacto el afirmar que la autoridad administrativa no ha tomado en consideración el registro de la marca “CENTRUM” y sus derivadas; plantea que no se ha configurado el supuesto de confusión indirecta por cuanto el signo solicitado “CENTROL” no contiene el término que constituye la familia de marcas y presenta diferencias evidentes respecto al término “CENTRUM”. Establece que el término CEN es de uso común para los productos de la clase 5 y que la búsqueda de anterioridades, se puede destacar que en el mercado coexisten marcas pertenecientes a distintos titulares que comparten la partícula “CEN”.

   Sobre el argumento de distintividad del término “CEN” y su uso como término genérico o descriptivo, sostiene que el hecho de que una partícula sea utilizada frecuentemente en una clase no significa que sea genérica o descriptiva, y que esta clase de términos no ayudan a determinar el origen empresarial de los productos, pues al existir una variedad de marcas en el mercado el consumidor no será hábil para distinguir el origen empresarial fácilmente debiendo recurrir a los demás elementos del signo para ubicar esa finalidad.

   Sobre la confundibilidad que alega la actora, plantea que: “(…) la doctrina y jurisprudencia marcaria permiten el registro de marcas aún cuando ellas contengan algún elemento común, siempre que en conjunto con los demás elementos que la conforman, reúnan la suficiente distintividad (...)”. Asimismo, indica que la autoridad administrativa pudo verificar que si bien las marcas en conflicto comparten algunas de sus letras, los signos difieren en la secuencia de vocales, lo que resulta trascendente a los efectos de la impresión fonética de las denominaciones, lo cual determina finalmente que los signos posean una pronunciación distinta, que apreciada en conjunto provoca un efecto visual diferente.

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