PROCESO 121-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 121-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales a), d) y e); 83, literales a), d) y e); 93 y 94 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República del Ecuador. Expediente interno N° 5378-98-MP. Actor: Sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA. (Mandataria de ANHEUSER BUSCH INCORPORATED). Marca: “ICE (denominativa)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de julio de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA. (Mandataria de ANHEUSER BUSCH INCORPORATED).

Demandados: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: Sociedad JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LIMITED.

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LIMITED, solicitó el 30 de mayo de 1994 el registro del signo denominativo ICE para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual correspondió el Expediente Administrativo N° 47799-94.

   2. NANCY LÓPEZ ESPINOZA presentó observaciones al registro del signo denominativo ICE, argumentado que tal denominación no debe registrarse como marca, ya que es genérica y descriptiva.

   3. La sociedad ANHEUSER BUSCH INCORPORATED presentó observaciones al registro del signo denominativo ICE, con base en la marca mixta ICE DRAFT FROM BUDWEISER & Label & design para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el número 3634 de 30 de noviembre de 1995.

   4. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0964207 de 16 de marzo de 1998, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro del signo denominativo ICE.

   5. La sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, mandataria de la sociedad ANHEUSER BUSCH INCORPORATED, el 14 de septiembre de 1998 presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, mandataria de la sociedad ANHEUSER BUSCH INCORPORATED, soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

   1. La marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER & Label & design de propiedad de ANHEUSER BUSCH INCORPORATED, se encuentra debidamente registrada y vigente.

   2. La denominación ICE no es suficientemente distintiva, ya que es similar a la marca famosa y notoriamente conocida ICE DRAFT FROM BUDWEISER & Label & design.

   3. La palabra ICE en relación con las cervezas es un término descriptivo del producto que protege y, por lo tanto, es una palabra de uso común no apropiable por persona alguna. Lo anterior por cuanto ICE en la industria de la cerveza es una forma de preparar cerveza o fermentación, mediante la formación de cristales.

   4. Aunque el término descriptivo ICE está en inglés, en castellano es igualmente descriptivo, tal como serían las palabras en inglés LIGTH y EXTRA LIGTH, o como la palabra francesa PERLE para hilos.

   5. De conformidad con lo anterior, el registro de la marca ICE contraviene expresamente los artículos 81; 82, literales d) y e); 83, literales a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

   Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no contestó la demanda.

   b. Por parte del Procurador General del Estado.

   El Procurador General del Estado, mediante el Director Nacional de Patrocinio del Estado, contestó la demanda de la siguiente manera:

   La ley de propiedad intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998, en su artículo 1 literal e), establece que la propiedad intelectual comprende también las marcas de fábrica, de comercio, de servicio y los lemas comerciales. el (sic) artículo 346 de la Ley ibídem, crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI- como una persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo presidente es su representante legal, según lo estipulado en el artículo 349 de la referida Ley. Por lo tanto, corresponde a dicho personero, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada

   c. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial

   Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no contestó la demanda.

   d. Por parte del tercero interesado.

   La sociedad JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LIMITED contestó la demanda con los siguientes argumentos:

   • El signo ICE fue solicitado el 30 de mayo de 1994, mientras que el de la demandante fue solicitado el 25 de agosto de 1994, es decir, en una fecha posterior. Por lo tanto, la marca de la demandante no puede observar el registro del signo ICE, por corresponder una solicitud posterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   • En la Resolución impugnada se aplicó correctamente el artículo 83 de la Decisión 344.

   • Las marcas deben analizarse en su conjunto y no separar sus elementos.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 81; 82, literales a), d), e) y h); 83 literales a), d), y e); 93; 94, literal b) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Se interpretarán las anteriores normas, excepto los artículos 82, literal h) y 95 de la citada Decisión, ya que no son pertinentes para el caso bajo estudio.

   Así mismo, se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISION 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida...