PROCESO No. 092-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 092-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal f) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2003-00168-01. Actor: MASAPAN S.A. Marca: MASAPAN.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 0338, de 13 de marzo de 2006, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 135 y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-00168-01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 15 de junio de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es MASAPAN S.A.

   Se demanda a la Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como Tercero Interesado figura la empresa PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   Conforme al escrito de la solicitud de interpretación prejudicial los hechos relevantes al caso son:

   Con fecha 31 de octubre de 2001, MASAPAN S.A. EN CONCORDATO, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro del signo MASAPAN (mixto), para distinguir harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

   La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 511 del 26 de Diciembre de 2001, ante la cual, la empresa PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA presenta oposición argumentando que la expresión MASAPAN no era registrable por ser genérica.

   La División de Signos Distintivos mediante la Resolución Nº 20195 de 27 de junio de 2002, declaró fundada la oposición y denegó la solicitud de registro por considerar que el signo incurría en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, por ser genérica.

   Mediante Resolución Nº 31299, de 27 de junio de 2002, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la negativa del registro pasando por alto que el signo solicitado además de la expresión genérica estaba conformado por ciertos elementos gráficos que en opinión del Consultante “refuerzan la inventiva y novedosa utilización de las palabras MASA y PAN”. Aún así, en la Resolución Nº 20195, la División de Signos Distintivos refiriéndose al caso en concreto, destaca que: “En el presente caso es importante tener en cuenta que la marca solicitada es mixta (…)”.

   Conforme al mismo escrito de solicitud prejudicial, se indica que en fecha 25 de noviembre de 2002, mediante Resolución Nº 37196 se decidió desfavorablemente el recurso de apelación contra la Resolución Nº 20195 de 27 de junio de 2002. Consideró la administración reiteradamente, que el signo solicitado incurre en una de las situaciones previstas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto está compuesto por una expresión genérica que significa lo mismo que Mazapán y que está estrechamente relacionada con los productos que pretendía distinguir.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   En el escrito de la demanda, presentada el 11 de abril de 2003 ante el Consejo de Estado, MASAPAN S.A. EN CONCORDATO, señala los siguientes argumentos:

   • La sociedad MASAPAN S.A. no pretende apropiarse de las expresiones MASA o PAN, sino de la inventiva y novedosa utilización de aquellas palabras en una forma muy particular acompañada de ciertos elementos gráficos. Alega asimismo, que la expresión MASAPAN no tiene significado, por lo cual no puede ser genérica.

   • Que, el signo que se pretende registrar cumple con los requisitos que la ley exige para poder ser registrada. Señala que las resoluciones impugnadas no refutan estos argumentos, por lo que debe presumirse que dicho aspecto está superado, y lo que se debe debatir es la supuesta favorabilidad que frente a terceros puede dar la utilización de la expresión MASAPÁN.

   • Indica que la causal de irregistrabilidad enunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio carece de fundamento en la medida que la marca está posesionada en el mercado desde hace por lo menos treinta años, y es reconocida por los consumidores y comerciantes de dichos productos sin causar ninguna confusión.

   • Trata asimismo de desvirtuar la calificación del signo genérico alegado por la autoridad competente, estableciendo que su registro “(…) es más que procedente, toda vez que en el presente caso, por el prolongado uso anterior al registro y la gran difusión de un signo distintivo que en principio carecería de distintividad se logra su objetivo primordial y permite, que por el amplio conocimiento que los consumidores tienen de los productos y servicios”, resaltando la teoría del SECOND MEANING.

   • Por otra parte indica que no se tuvo en consideración el factor tópico del signo solicitado MASAPÁN (mixta), y que el elemento gráfico es preponderante en el conjunto marcario dada la multiplicidad de los elementos figurativos que la componen. Señala que el signo distintivo utiliza de manera especial una gráfica que constituye más del 75% de la marca argumentando que el otro 25% corresponde a la denominación MASAPAN.

   • Por último, se indica que la Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta que el solicitante de la marca MASAPAN, modificó la solicitud de registro limitándola al excluir de los productos a proteger la pasta de almendras molidas y azúcar, es decir el MAZAPAN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486, ya que no se pronunció al respecto en clara infracción contra los artículos 35 del Código Contencioso Administrativo y 29 de la Constitución Política de Colombia.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1. Superintendencia de Industria y Comercio

   Legalidad de los actos administrativos acusados.

   Señala que las resoluciones impugnadas fueron emitidas en forma válida y que no se ha incurrido en la violación de normas contenidas en la Decisión 486 ni de la Constitución Política. Indica también que el fundamento legal de los actos emitidos se ajusta plenamente a derecho.

   Violación del Artículo 135 literal f) de la Decisión 486.

   Indica que la Superintendencia otorgó el sentido correcto a la norma comunitaria, al establecer que carecía de distintividad y que incurría en una de las causales de irregistrabilidad, por ser un equivalente fonético de la palabra mazapán que es una denominación genérica.

   También plantea que de registrarse dichos signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además excluyendo...