PROCESO 105-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 105-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: “BODY GEAR (mixta)”. Actor: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Proceso interno Nº 2002-00025.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-00025.

El auto del 26 de julio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1652 del 21 de octubre de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR.

   Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercer interesado: VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

2. Hechos

   El 31 de diciembre de 1999, el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto BODY GEAR, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 42: “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”). El 28 de febrero de 2000 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 489; el 11 de abril de 2000, el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR presentó observación con base en el registro de la marca PETROLEUM (mixta) que distingue productos comprendidos en la clase 25, con base en la solicitud de registro de la marca PETROLIZADO, y con base en el depósito del nombre comercial PETROLEUM.

   Mediante Resolución Nº 21541, del 31 de agosto del 2000, se declaró infundada la observación presentada por el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, y se concedió el registro de la marca BODY GEAR (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 Internacional. El 24 de octubre del 2000 fueron presentados los recursos de reposición y subsidiario de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones Nos. 33045 del 20 de diciembre de 2000, y 23763 del 25 de julio del 2001, respectivamente, mediante las cuales se confirmó la Resolución impugnada.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte demandante, señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, según informa el Consultante, sostiene que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “al conceder el registro de la marca BODY GEAR clase 42, toda vez que dicho signo no tenia (sic) la capacidad intrínseca ni extrínseca para poder ser considerada como marca”.

   Según el texto de la demanda, también se violó el artículo 82, literal d), de la Decisión 344, ya que “Tanto el funcionario de primera instancia como el de segunda instancia coinciden en afirmar que el término predominante de la marca esta constituido (sic) por la expresión BODY GEAR, pero dicha expresión es descriptiva de los servicios que se pretenden distinguir”. Se indica que algunos diccionarios traducen “GEAR: Verbo. Vestir. BODY: Cuerpo”, lo que significa “vestir el cuerpo ó vestir prendas íntimas femeninas y es evidente que dicha expresión es descriptiva de los productos que se distribuirán a través de la solicitud que aquí se pretende”. En ese sentido, se insiste que no se puede otorgar a persona alguna “el derecho exclusivo sobre una palabra que pertenezca al vocabulario general y común a través de un registro, pues en tal caso se estaría limitando la utilización comercial de esa palabra que es la específica y necesaria para denominar a determinados productos en el comercio, con lo cual se generaría una situación injusta en detrimento de unos comerciantes frente a otros”; y que hubo un error de la Administración “al tomar como elemento predominante del signo a registrarse una expresión intrínsecamente irregistrable”.

   También manifiesta la actora que la expresión BODY GEAR es descriptiva “respecto de los productos de la clase 25 y por ende debe ser descriptiva de los servicios mediante la cual se pretenden distribuir dichos productos, en razón de lo anterior lo único que procede es la comparación de la torre de petróleo con las marcas comerciales PETROLEUM (MIXTA) PETROLIZADO (MIXTA)”; que “Los productos que distinguen los signos anteriores están directamente relacionados con los servicios que pretende amparar con la marca BODY GEAR (MIXTA) ya que los consumidores de dichos productos y/o servicios son exactamente los mismos”. Por ello también alega la violación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344, y señala que existe similitud ideológica entre los signos ya que “La marca comercial registrada previamente por mi cliente consta de elementos gráficos que evocan toda la actividad petrolera, en esa medida la etiqueta esta formada por una torre de petróleo, un martillo pivotante etc., elementos que pretenden copiar sus imitadores y obviamente que aparecen copiados en la etiqueta que forma parte de la marca cuya resolución pretendemos sena anuladas (sic)”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, según afirma el Consultante, señaló que la expresión BODY GEAR “era suficientemente distintiva y, por tratarse de una marca mixta el consumidor recordara (sic) más fácilmente el elemento denominativo de la misma y su elemento figurativo”.

   Del texto de la contestación a la demanda se desprende también que “la expresión BODY GEAR, frente a los servicios de la clase 42 (…) no es descriptiva ni genérica con respecto a los servicios que ampara, y por el contrario goza de distintividad suficiente para ser considerada como marca, como acertadamente lo manifestó en su oportunidad esta Superintendencia”; que el elemento denominativo de la marca mixta BODY GEAR “frente a las marcas mixtas PETROLEUM Y PETROLIZADO, carece de semejanzas de carácter gráfico, ortográfico y fonético por cuanto las denominaciones de cada uno de los signos son completamente diferentes, en esa medida es innecesario entrar en especiales análisis al respecto”; que en cuanto al elemento figurativo integrante de cada una de las marcas confrontadas, “es preciso señalar que para reconocer la similitud del elemento figurativo de la marca mixta BODY GEAR, frente a las marcas mixtas previamente registradas PETROLEUM Y PETROLIZADO, es necesario que expresen el mismo concepto”, y que tales elementos si bien “eventualmente evocan ideas similares, existen variados elementos diferenciadores que permiten que el consumidor las reconozca claramente, sin existir riesgo de confusión o asociación entre las mismas, adicionalmente si bien la idea puede ser similar, la representación de ella es distinta”.

   El tercero interesado, VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA, según el resumen del Juez Consultante, señaló en su contestación a la demanda que “los conceptos jurídicos de actos de confusión, imitación y explotación de signos distintivos o reputación ajena, desde el punto de vista de las reglas más elementales de pensamiento y del régimen de la propiedad industrial, implican necesariamente las categorías de anterior y posterior, es decir, la preexistencia real de unos derechos cuya imitación se pretende imitar. En efecto, se imita, se confunde o explota lo que ya existía. Imposible imitar, confundir o explotar lo inexistente”. Conforme se desprende del texto de la contestación presentada por el tercero interesado, éste se encuentra usando comercialmente “el signo BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA DE TORRE DE PETROLEO, como nombre, enseña y marca, desde mil novecientos ochenta y cinco o antes”; y, es titular de los siguientes registros: “BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA en la clase 25 internacional (…) PETROLERO + GRÁFICA en la clase 42 internacional (…)”. Señala, asimismo, que es el demandante quien pretende que “renuncie a usar los signos distintivos con que se identifica y marca sus productos desde 1985, es decir doce años antes que SALAZAR RESTREPO apareciera en el mercado”.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal d), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto...