PROCESO No. 084-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 084-IP-2006

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio del artículo 81 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2168-2003. Actor: TERRA NETWORKS S.A. España. Marca: “TERRA. COM”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 168-2006-SCS-CS, de 11 de Abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2168-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 31 de mayo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es TERRA NET WORKS S.A. (España).

   Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI- y SANTILLANA S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos

   Conforme al escrito de la Demanda y la Contestación, los hechos relevantes son los siguientes:

   Con fecha 18 de marzo de 1999, la empresa Telefónica S.A. TERRA NETWORKS S.A. de ESPAÑA, solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI la inscripción como marca del signo “TERRA. COM” para distinguir los servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales de la Clase 41 de la Clasificación Internacional.

   Con fecha 21 de mayo de 1999, la empresa SANTILLANA S.A. formuló observación a la solicitud de registro hecha por la demandante, en base a su marca “TERRA” para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, indicando que el signo que se pretende registrar tendría relación con los servicios que la marca “TERRA” protege, añadiendo que los signos serían confundibles.

   En fecha 31 de agosto de 1999, mediante Resolución Nº 009051-1999/OSD-INDECOPI la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro de la marca “TERRA. COM” en la clase 41, por existir una supuesta similitud gráfica y fonética entre el elemento principal del signo solicitado y el elemento constitutivo de la marca registrada.

   En fecha 22 de septiembre de 1999, la demandante interpuso apelación a la Resolución 009051-1999/OSD-INDECOPI, ante el Tribunal del INDECOPI, argumentando que los servicios a distinguir son de naturaleza diferente a los de la clase 16 de la marca registrada, señalando que los medios de distribución y comercialización son diferentes.

   Expone la demandante, que no recibió ninguna providencia del Tribunal y en fecha 26 de enero de 2000 limitó su solicitud inicial a distinguir los servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades culturales usando programas de computador, medios informáticos e Internet exclusivamente, esto conforme al Decreto Legislativo 823.

   La Resolución del Tribunal del INDECOPI Nº 050-2000/TPI-INDECOPI, fue notificada en fecha 16 de febrero de 2000, confirmando la primera resolución de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, fundamentándose en que existe conexión competitiva y que por tanto la existencia de ambas marcas en el mercado es susceptible de inducir a error en el público, además de encontrarse incursa en la prohibición establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Finalizadas estas etapas la demandante acude a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   El escrito de la demanda se sustenta en base a los siguientes argumentos:

   • Los signos no se asemejan de tal forma que puedan inducir al público a error.

   La demandante argumenta que: “(…) Si bien la denominación TERRA que forma parte de la marca de nuestra representada, es la marca de Santillana S.A., esto no determina necesariamente que ambos sean confundibles entre sí. Tal como el mismo tribunal del INDECOPI lo reconoce en su resolución, lo que importa es determinar si considerado en su integridad éstos producen confusión (…)”.

   Señala el demandante que al realizar la comparación entre los signos “TERRA. COM” y “TERRA” desde el punto de vista fonético, “(…) se puede advertir que la presencia del término COM determina que la pronunciación en conjunto del signo sea totalmente distinta”. Adicionalmente, menciona que la presencia del término COM hace que la impresión visual sea igualmente distinta.

   Por otra parte, plantea la demandada que: “(…) en el aspecto conceptual, se puede apreciar que la denominación “TERRA. COM” alude a una dirección electrónica empleada en el ámbito del Internet, sin tener un concepto exacto al cual se remita lo mismo que sucede con la marca Santillana S.A.; por lo cual no se puede realizar la comparación en este punto (…)”.

   • Los productos y servicios distinguidos por los signos no presentan conexión.

   Considera la demandante que en el presente caso no existe conexión entre los servicios distinguidos en cuanto que su naturaleza no es la misma, y que los canales de distribución y la forma de comercialización de los productos y servicios no son los mismos.

   2.3 Contestación a la demanda.

   2.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

   El ente administrativo contesta a la demanda en los siguientes términos:

   • Respecto a la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas.

   Señala que al tratarse de clases que distinguen por un lado, publicaciones, y por el otro, servicios de educación, “(…) entre los productos que distingue la marca “TERRA” registrada a favor de Santillana S.A. y los servicios que pretende distinguir la marca “TERRA. COM”, solicitada por Telefónica S.A., existe conexión competitiva dado que es usual que las empresas destinadas a la prestación de servicios educativos impriman y distribuyan materiales didácticos para el desarrollo de sus funciones, los cuales vienen a ser bienes complementarios para la prestación de los referidos servicios (…)”.

   Manifiesta que los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto están dirigidos a un mismo público consumidor, y que para dichos servicios se requiere contar con material impreso. Así, afirma que los canales de distribución coinciden con los de la marca “TERRA” propiedad de SANTILLANA S.A.

   Respecto de las limitaciones hechas por la demandante, indica el INDECOPI que esa circunstancia no haría desaparecer la conexión competitiva con los productos distinguidos por la marca TERRA porque aún en el caso de que sean servicios como los que pretende proteger la demandante estos se complementan en muchos casos con publicaciones impresas como manuales de uso para la prestación de servicio. Indica que de igual forma dichas publicaciones pueden tener como contenido temas vinculados a los servicios de Internet o programas informáticos, por lo que la vinculación es inevitable.

   • Respecto al examen comparativo de las marcas en conflicto.

   Indica la demandada que: “(…) en la marca “TERRA.COM” el elemento más relevante es precisamente “TERRA”, dado que el término “.COM” es utilizado en las direcciones URL (Uniform Resourse Locators), constituyendo un término estándar que sirve para identificar a un elemento y su ubicación en Internet.”; y que es por ello que se utiliza en otras marcas siendo siempre lo relevante el primer término.

   Por otra parte señala al respecto del examen comparativo que: “(…) la...