PROCESO 87-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 87-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos 81; 82, literal a) y 128 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno Nº 034-2004. Actor: Sociedad ELEKTRA S.A. de C.V. Marca: “ELEKTRA (mixta)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de mayo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: Sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

   MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

   Tercero interesado: Sociedad CASAS ELECTRA S.A. DEL PERÚ.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

      a. La sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V. solicitó el 17 de febrero de 1999, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca ELEKTRA (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9979365. El signo solicitado se representa de la siguiente manera:

      b. En la debida oportunidad legal, la sociedad CASAS ELECTRA S.A. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular del nombre comercial CASAS ELECTRA S.A.

      3. El Indecopi, mediante Resolución N° 5477-2000/OSD-INDECOPI de 28 de abril de 2000, declaró fundada la observación formulada por la sociedad CASAS ELECTRA S.A. y denegó el registro como marca del signo ELEKTRA (mixta).

      4. El 30 de mayo de 2000, la sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 5477-2000/OSD-INDECOPI de 28 de abril de 2000.

      5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1533-2000/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

      6. El 19 de febrero de 2001, la sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 1533-2000-TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2000.

      7. La Sala Civil Transitoria de Corte Suprema de Justicia del Perú, mediante sentencia de 10 de julio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta.

      8. La sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V., mediante escrito radicado el 1 de septiembre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos que consagran los requisitos de registrabilidad de las marcas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

      1. La sociedad ELEKTRA S.A. C.V. es titular de la marca MEGA ELEKTRA (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Perú bajo el certificado N° 045495. Así mismo es titular de la marca gráfica FIGURA DE SOL, para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado N° 054983.

      2. Como la sociedad ELEKTRA S.A. C.V. es titular de las marcas mencionadas, con razón le correspondería ser titular de la marca ELEKTRA Y FIGURA DE SOL, ya que es simplemente una variación de las dos marcas previamente registradas a su favor.

      3. El nombre comercial de la sociedad CASAS ELECTRA S.A. no está siendo apreciada tal y como se usa en el mercado, ya que está se utiliza en forma mixta. Si bien dicho nombre comercial se encuentra registrado en forma mixta, la manera correcta de hacer el cotejo es confrontar el signo solicitado con el nombre comercial de la manera en que se le usa en el mercado. La manera gráfica en que se presenta en el mercado es la siguiente:

      4. Los signos en conflicto se escriben y se pronuncian de diferente manera, ya que tienen diferente extensión, diferente cantidad de palabras, y diferentes vocales y consonantes. Además de lo anterior, el nombre comercial CASAS ELECTRA S.A. contiene la frase “NUESTRO SERVICIO NO TERMINA CON LA VENTA”.

      5. El signo solicitado contiene un elemento figurativo formado por el diseño estilizado de una figura de sol, que le otorga suficiente distintividad y diferenciación. La denominación ELEKTRA, escrita en letras características, tiene un lugar secundario.

      6. La existencia del nombre comercial CASAS ELECTRA S.A., no es razón para que se desestime el registro solicitado, ya que la raíz ELECTR es utilizada en la conformación de muchas marcas registradas en la clase 11, como por ejemplo: ELECTRIAHORRO, ELECTROLUX, ELECTROMAT, ELECTROLINEA, ELECTROTERM, ELECTROFERIA, ELECTROSONIC, ELECTRO HOGAR EH, HOUSTON ELECTRIC, ORIGINAL ELECTRIC, ETC.

   3. La contestación a la demanda.

      a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi de la República de Perú.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • Las marcas previamente registradas por la demandante, han sido otorgadas porque contienen elementos que permiten su diferenciación respecto al nombre comercial CASAS ELECTRA S.A. Esto no ocurre en el caso del signo solicitado para registro.

      • Los signos en conflicto son confundibles, ya que presentan identidad fonética y conceptual. Por tal razón, resulta irrelevante que la sociedad demandante tuviera otras marcas registradas en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • En el signo solicitado para registro, tanto el aspecto gráfico como el denominativo son relevantes.

      • El elemento más relevante del nombre comercial de la observante es el aspecto denominativo, compuesto por los términos CASAS ELECTRA S.A. El elemento preponderante que servirá para indicar el origen empresarial será ELECTRA y, en consecuencia, existe identidad fonética entre los signos en conflicto, sobre todo si se tiene en cuenta que entre la letra K y la C no hay diferencias.

      • Desde el punto de vista gráfico también hay gran semejanza, ya que la grafía especial de la letra C en el nombre comercial de la observante se asemeja a la letra K del signo solicitado para registro por la demandante.

      • Desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan un mismo concepto, esto es, un artefacto o actividad relacionada con la electricidad.

      • Todas las marcas que comparten las partículas ELECTR o ELEKTR tienen elementos adicionales que las hacen suficientemente distintivas y, en consecuencia, se permite su registro. Lo anterior no sucede con el signo mixto ELEKTRA, que resulta confundible con el nombre comercial CASAS ELECTRA S.A.

      2. Por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú.

         El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

         • Los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista fonético y conceptual.

         • Existe identidad fonética entre el signo solicitado por la empresa demandante y el nombre comercial utilizado por la sociedad CASAS ELECTRA S.A., ya que el término preponderante del nombre comercial es ELECTRA, y entre la letra C y la letra K no existe diferencia en la pronunciación.

         • Desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan un mismo concepto: un artefacto o actividad relacionada con la electricidad.

         • La Resolución impugnada se encuentra conforme a derecho, toda vez que fue expedida por el Órgano Competente en estricta observancia de las normas sobre propiedad industrial y las que rigen el procedimiento administrativo.

      3. Por parte del tercero interesado.

         La sociedad CASAS ELECTRA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, según se desprende de la Resolución N° 7 de 10 de julio de 2001, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú (fls. 104 – 105), no contestó la demanda.

   4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 10 de julio de 2003, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú.

      La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos:

      Octavo.- Que, en primer término, corresponde realizar dicho análisis desde el punto de vista fonético; siendo el caso que el elemento relevante entre los signos es la palabra ELEKTRA, concluyéndose que existe identidad en el pronunciamiento, dado que entre la letra C y K no existen diferencias de pronunciación; Noveno.- Que, desde el punto de vista gráfico la forma de escritura...